Se vidare Runesson, Licensavtalet, skiljeavtalet och immaterialrätten s. 673 ff. och Schöldström, Kärandens påståenden som grund för domstols behörighet s. 182 f. Se även NJA 1973 s. 480 (bättre rätt till uppfinning) som behandlade en närliggande fråga – talan om bättre rätt till en patentsökt uppfinning, där parterna tidigare ingått ett avtal innehållande en skiljeklausul. Jfr emellertid även NJA 2007 s. 475 (skiljeklausul). I målet ansågs en skiljeklausul i ett nyttjanderättsavtal även omfatta en ansvarsgrund om vållande genom brott, som utgjorde en delgrund i kärandens talan, på grund av anspråkets direkta anknytning till nyttjanderättsavtalet.
Hänvisas från p. 5 (s. 13)
1.Som framgår ovan finns skillnader i vilka sanktioner och processuella säkerhetsåtgärder som kan göras gällande vid ett varumärkesintrång i jämförelse med ett kontraktsbrott. Vilken av ansvarsgrunderna som blir förmånligast för varumärkeshavaren att tillgripa beror på de konkreta omständigheterna. De kontraktsrättsliga reglerna kan i många fall vara förmånligast, eftersom avtalets hela värde läggs till grund för skadeståndsberäkningen. Skadeståndsberäkningen vid ett varumärkesintrång ska däremot utgå ifrån den skada som den intrångsgörande handlingen medfört, vilket innebär att hänsyn inte tas till kontraktsintresset. Med en varumärkesrättslig ansvarsgrund finns det emellertid redan vid ett objektivt intrång i god tro möjlighet att utverka skälig ersättning för utnyttjandet. Ersättningsansvar vid kontraktsbrott mot ett licensavtal förutsätter culpa på skadevållarens sida.s. 12
2.Vid sidan av skillnaderna i påföljder och säkerhetsåtgärder finns det ytterligare omständigheter som påverkas av valet av ansvarsgrund. Till exempel kan en utomobligatorisk talan om varumärkesintrång tillgripas för att kringgå i licensavtalet förekommande beloppsbegränsningar av licenstagarens skadeståndsansvar. Talan om varumärkesintrång kan även tillgripas för att undvika en skiljeklausul i licensavtalet.s. 12
3.201s. 12
4.NJA 1982 s. 738 (Esselte) kan lyftas fram som en illustration. I målet hade en mönsterrättshavare väckt talan om mönsterrättsintrång mot en licenstagare. Licenstagaren invände om rättegångshinder på grund av att licensavtalet innehöll en skiljeklausul, enligt vilken tvist angående tillämp ningen eller tolkning av avtalet skulle avgöras av skiljemän. Licensgivaren påstod att licensavtalet hade upphört att gälla på grund av licenstagarens kontraktsbrott.s. 13
5.Högsta domstolen konstaterade att frågan om licensavtalets giltighet var av prejudiciell betydelse för prövningen av intrångsmålet och anförde att invändningen om rättegångshinder inte kunde anses uppenbart sakna fog. Det var enligt domstolen inte tänkbart att meddela ett av - görande som var villkorat av vad som kunde följa av en senare meddelad skilje dom. Enligt Högsta domstolen borde tingsrätten därför ha förelagt käranden, vid äventyr av avvisning, att visa att skiljeförfarande inletts varefter tingsrätten skulle ha vilandeförklarat målet i väntan på att skiljedom meddelades. Målet återförvisades följaktligen till tingsrätten.s. 13
6.Oavsett vilken ansvarsgrund som varumärkeshavaren väljer är det tydligt att den valmöjlighet som slås fast i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen innebär en fördel i förhållande till licenstagaren.s. 13