varumärkesintrång

Inledning

1.För att säkerställa att parterna uppfyller förpliktelserna som följer av kontraktsförhållandet innehåller obligationsrätten ett urval av sanktioner – utöver dem som avtalet eventuellt tillhandahåller. Sanktionerna är ett påtryckningsmedel som ytterst syftar till att säkerställa att parterna kommer i åtnjutande av avtalets förmåner, åtminstone i ekonomiskt hänseende. Det kan till exempel ske genom att den skadelidande parten försätts i samma ekonomiska läge som ifall riktig uppfyllelse av kontraktet hade skett, genom att skadestånd för det positiva kontraktsintresset utgår. Alternativt kan parternas prestationer jämnas ut så att värderelationen mellan prestationerna blir densamma som enligt det ursprungliga avtalet, exempelvis genom ett prisavdrag.s. 7

2.Bakom den immaterialrättsliga sanktionsläran ligger det grundläggande intresset av att säkerställa rättshavarens tillgång till effektiva medel för att hindra skador på de immateriella tillgångarna eller att dessa används på ett otillåtet sätt. Vidare ska ersättning för eventuella skador kunna utkrävas. Enligt artikel 3.2 sanktionsdirektivet åläggs medlemsstaterna att tillhandahålla sanktioner som är effektiva, proportionella och av - 196 s kräckande. I skäl tre till sanktionsdirektivet påstås bland annat att investeringsviljan dämpas om det saknas effektiva medel för att skydda immateriella rättigheter.s. 7

Påföljder

1.Obligationsrätten innehåller inte någon allmän reglering om vilka på - följder som kan göras gällande vid ett kontraktsbrott. I stor utsträckning tillämpas i stället okodifierade, ibland svåridentifierade, allmänna principer. I föregående kapitel – om fel i varumärke – har köplagens påföljdssystem beskrivits. Köplagens detaljerade påföljder utgör ofta en viktig källa för analogier inom kontraktsrätten, även om köplagen inte är avsedd att vara fullständig beträffande påföljderna av ett kontraktsbrott. De huvudsakliga kontraktsrättsliga påföljder som diskuterats i avsnitt 2.10 är möjligheten att kräva omleverans, avhjälpande, prisavdrag och skadestånd. I kapitel 4 diskuteras därutöver möjligheten att häva avtalet och rätten att innehålla en prestation.s. 8

2.Immaterialrättslagarna har, med vissa undantag, överensstämmande regler om sanktioner och säkerhetsåtgärder till följd av ett intrång. Immaterialrätternas säregna karaktär innebär att påföljderna vid ett intrång skiljer sig betydligt från kontraktsrättens påföljdskatalog. Vissa likheter föreligger emellertid, till exempel med avseende på rätten att kräva ersättning för den skada som uppkommit. I avsnitt 2.10.4 har det allmänna kontraktsrättsliga culpa- och presumtionsansvaret, jämte köplagens kontrollansvarsregel, beskrivits. Vid ett immaterialrättsintrång ska intrångsgöraren, om denne varit oaktsam, ersätta hela den skada som uppkommit på grund av intrånget. Grundprinciperna för beräkning av skadestånds. 8

3.197 inom immaterialrätten och kontraktsrätten är således desamma – hela skadan ska ersättas, varken mer eller mindre.s. 8

4.De immaterialrättsliga ersättningsbestämmelserna tillhandahåller därtill en möjlighet att utverka ersättning, även när intrånget inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Till exempel följer av 8 kap. 4 § varumärkeslagen att varumärkeshavaren har rätt till skälig ersättning för utnyttjandet av varumärket, även om intrånget gjorts i god tro – om och i den utsträckning det är skäligt. Redan ett intrång i objektiv bemärkelse utlöser således ersättningsskyldighet för intrångsgöraren. Den skäliga ersättningen utgör en minimiersättning för intrånget och utgår även i de fall varumärkeshavaren inte lidit någon skada till följd av intrånget. Ersättningen motsvaras i normalfallet av en skälig licensavgift som skulle ha utgått om en licens frivilligt hade upplåtits.s. 9

5.En ytterligare utmärkande egenskap för de immaterialrättsliga ersättningsreglerna är den bevislättnad som rättshavarna erhållit. Bevislättnadsreglerna gäller vid sidan av den allmänna princip som 35 kap. 5 § rätte gångsbalken tillhandahåller och som kan tillämpas generellt både vid kontraktsbrott och vid intrång. För varumärkesrättsliga förhållanden finns bevisregeln i 8 kap. 4 § första stycket varumärkeslagen. När ersättningens storlek bestäms ska, enligt bestämmelsen, hänsyn särskilt tas till i) innehavarens uteblivna vinst, ii) intrångsgörarens vinst, iii) skada på varumärkets anseende, iv) ideell skada samt v) innehavarens intresse av att intrång inte begås. Bevislättnaden innebär inte att varumärkeshavaren har rätt till ersättning som överstiger den faktiska skadan. Syftet med bestämmelsen anges i stället vara att förbättra möjligheterna för varumär198 keshavaren att få full ersättning för skadan denne lidit. Bestämmelsen innebär således inte att varumärkeshavaren exempelvis fullt ut kan få ersättning för intrångsgörarens vinst, om denna obehöriga vinst överstiger varumärkeshavarens faktiska skada.s. 9

6.Den främsta skillnaden mellan påföljdskatalogerna för kontraktsbrott och immaterialrättsligt intrång ligger i det straffrättsliga ansvaret. Enligt 8 kap. 1 § varumärkeslagen kan ett intrång som sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet leda till böter eller fängelse i högst två år. Bestämmelsen tillämpas emellertid sällan i praktiken. En annan viktig skillnad mellan regelverken är den varumärkesrättsliga möjligheten att utverka ett slutligt vitesförbud gentemot en intrångsgörare. Ett vitesförbud förutsätter inte att intrånget skett uppsåtligen eller av oaktsamhet, utan ska meddelas redan när det i objektiv mening föreligger ett intrång.s. 10

7.Vidare innehåller 8 kap. 8 § varumärkeslagen en bestämmelse varigenom en intrångsgörare kan åläggas att bekosta lämpliga åtgärder för att sprida informationen om en dom, till exempel genom att publicera en annons. Någon motsvarande möjlighet till detta enligt allmän civilprocessrätt finns inte.s. 10

8.Slutligen kan även skillnaderna i förhållande till bestämmelser om preskription och preklusion av påföljderna lyftas fram, eftersom utfallet av dessa beror på vilket av regelverken som görs gällande. Till exempel preskriberas rätten till ersättning på grund av varumärkesintrång om talan inte väcks inom fem år från det att skadan uppkom. Varumärkesregle-s. 10

9.199 ringen om specialpreskription avviker från preskriptionslagens allmänna tioåriga preskriptionsregel. Enligt varumärkeslagens förarbeten är skälet för den avvikande regeln främst att ersättning vid varumärkesintrång kan utgå även vid intrång som gjorts i god tro.s. 10

Säkerhetsåtgärder

1.Som komplement till de direkta sanktioner som redovisats ovan, tillhandahåller varumärkeslagen och övriga immaterialrättslagar vissa civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Den viktigaste av dessa är möjligheten för varumärkeshavaren att utverka ett interimistiskt förbud för att snabbt få intrånget att upphöra. Motsvarande möjlighet tillhandahåller emellertid redan rättegångsbalkens allmänna bestämmelse om provisoriska säkerhetsåtgärder, som är tillämplig i alla typer av tvistemål. I materiellt hänseende överensstämmer bestämmelsen i varumärkeslagen i stort med motsvarigheten i rättegångsbalken, dock med vissa detaljskillnader.s. 11

2.Därutöver innehåller varumärkeslagen civilprocessuella regler som inte har någon motsvarighet inom den allmänna processrätten. Till exempel har varumärkeshavarens möjlighet att utverka ett informationsföreläggande enligt 9 kap. 1 § varumärkeslagen ingen motsvarighet i en kontraktsrättslig tvist. Visserligen innehåller rättegångsbalken regler om bland annat editionsplikt och förhör, men dessa anses inte vara lika verkningsfulla för 200 en varumärkeshavare som vill ha tillgång till information om intrångsgörarens distributionsnät.s. 11

3.Slutligen har varumärkeshavarens möjlighet att säkra bevisning genom en intrångsundersökning, enligt 9 kap. 5 § varumärkeslagen, inte någon motsvarighet inom civilrätten i övrigt. En intrångsundersökning utgör närmast en civilprocessuell husrannsakan, varigenom varumärkeshavaren tvångsvis kan få tillgång till intrångsgörarens verksamhetslokaler för att säkra bevisning. En intrångsundersökning är alltså mycket mer långtgående än de allmänna bestämmelserna i rättegångsbalken om bevissäkring, exempelvis genom edition enligt 38 kap. 2 § rättegångsbalken.s. 12

Avslutande kommentarer

1.Som framgår ovan finns skillnader i vilka sanktioner och processuella säkerhetsåtgärder som kan göras gällande vid ett varumärkesintrång i jämförelse med ett kontraktsbrott. Vilken av ansvarsgrunderna som blir förmånligast för varumärkeshavaren att tillgripa beror på de konkreta omständigheterna. De kontraktsrättsliga reglerna kan i många fall vara förmånligast, eftersom avtalets hela värde läggs till grund för skadeståndsberäkningen. Skadeståndsberäkningen vid ett varumärkesintrång ska däremot utgå ifrån den skada som den intrångsgörande handlingen medfört, vilket innebär att hänsyn inte tas till kontraktsintresset. Med en varumärkesrättslig ansvarsgrund finns det emellertid redan vid ett objektivt intrång i god tro möjlighet att utverka skälig ersättning för utnyttjandet. Ersättningsansvar vid kontraktsbrott mot ett licensavtal förutsätter culpa på skadevållarens sida.s. 12

2.Vid sidan av skillnaderna i påföljder och säkerhetsåtgärder finns det ytterligare omständigheter som påverkas av valet av ansvarsgrund. Till exempel kan en utomobligatorisk talan om varumärkesintrång tillgripas för att kringgå i licensavtalet förekommande beloppsbegränsningar av licenstagarens skadeståndsansvar. Talan om varumärkesintrång kan även tillgripas för att undvika en skiljeklausul i licensavtalet.s. 12

3.201s. 12

4.NJA 1982 s. 738 (Esselte) kan lyftas fram som en illustration. I målet hade en mönsterrättshavare väckt talan om mönsterrättsintrång mot en licenstagare. Licenstagaren invände om rättegångshinder på grund av att licensavtalet innehöll en skiljeklausul, enligt vilken tvist angående tillämp ningen eller tolkning av avtalet skulle avgöras av skiljemän. Licensgivaren påstod att licensavtalet hade upphört att gälla på grund av licenstagarens kontraktsbrott.s. 13

5.Högsta domstolen konstaterade att frågan om licensavtalets giltighet var av prejudiciell betydelse för prövningen av intrångsmålet och anförde att invändningen om rättegångshinder inte kunde anses uppenbart sakna fog. Det var enligt domstolen inte tänkbart att meddela ett av - görande som var villkorat av vad som kunde följa av en senare meddelad skilje dom. Enligt Högsta domstolen borde tingsrätten därför ha förelagt käranden, vid äventyr av avvisning, att visa att skiljeförfarande inletts varefter tingsrätten skulle ha vilandeförklarat målet i väntan på att skiljedom meddelades. Målet återförvisades följaktligen till tingsrätten.s. 13

6.Oavsett vilken ansvarsgrund som varumärkeshavaren väljer är det tydligt att den valmöjlighet som slås fast i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen innebär en fördel i förhållande till licenstagaren.s. 13

Varumärkesrättslig ansvarsgrund

1.Bestämmelsen i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen slår fast under vilka förutsättningar varumärkeshavaren kan välja mellan att göra gällande en kontrakts- eller varumärkesrättslig ansvarsgrund. Av bestämmelsen följer att varumärkeshavaren kan åberopa de rättigheter som är knutna till varumärket gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende på (i) licensens giltighetstid, (ii) den form under vilket kännetecknet får användas, (iii) arten av de varor eller tjänster för vilka licensen är utfärdad, (iv) det geografiska området inom vilket kännetecknet får användas eller (v) kvaliteten på de av licenstagaren 202 tillverkade varorna eller tillhandahållna tjänsterna. Möjligheten att välja ansvarsgrund gäller vid överträdelse av någon av de explicit uppräknade företeelserna.s. 13

2.Bestämmelsen utgör i princip en kopia av varumärkesdirektivets lydelse i artikel 8.2. Den infördes ursprungligen i 34 § i 1960 års varumärkeslag, i samband med varumärkesdirektivets genomförande i svenska varumärkeslagen. En direkt motsvarighet till direktivets bestämmelse finns i artikel 22.2 varumärkesförordningen.s. 14

3.Vid beredningen av det svenska lagförslaget framhölls att då gällande svensk rätt om upplåtelser av licenser i allt väsentligt överensstämde med direktivets bestämmelser, men att detta framgick endast indirekt av den dåvarande utformningen av 34 § varumärkeslagen. Det påpekades emellertid att det enligt den vid tidpunkten gällande varumärkeslagen inte var att anse som ett intrång i varumärkesrätten om licenstagaren inte följde de kvalitetskrav som parterna kommit överens om. Överträdelser av kvalitetskrav skulle således endast grunda kontraktuellt ansvar.s. 14

4.En skillnad mellan varumärkeslagen och varumärkesdirektivet består i att direktivet, enligt vad som framgår av artikel 1, endast omfattar registrerade varumärken. Direktivet hindrar emellertid inte medlemsstaterna från att skydda kännetecken som förvärvats genom användning, till exempel som det svenska inarbetningsskyddet i 1 kap. 7 § varumärkeslagen. I 2010 års varumärkeslag har förtydligats att bestämmelserna om licens is. 14

5.203 6 kap. 4 § gäller både registrerade och inarbetade varukännetecken, något som endast framgick indirekt tidigare. I övrigt har 2010 års varumärkeslag inte föranlett några ändringar av bestämmelsen.s. 14

6.Varumärkeshavarens möjlighet att i vissa fall välja ansvarsgrund anges i förarbetena följa av att endast vissa delar av varumärkesrätten upplåts till en licenstagare, medan innehavaren alltjämt är att anses som ägare till varumärket. Uttalandet i förarbeten får rimligtvis förstås som att rättsinnehavaren vid en licensiering samtycker endast till en begränsad användning av varumärket och att användning utöver detta begränsade samtycke kan förbjudas. Otillåten användning av en licenstagare, på samma sätt som otillåten användning av tredje man, utgör varumärkesintrång. Med undantag av denna begränsade förklaring, tillhandahåller förarbetena ingen beskrivning av vilka överväganden som bär upp be - stämmelsen.s. 6

7.Frågan har belysts även i de arbetsdokument som föregick varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen. I EU-kommissionens förslag till direktiv och förordning motiveras bestämmelserna med att dessa förpliktelser tar direkt sikte på varumärkets rättigheter och att en intrångstalan därför ska kunna föras om förpliktelserna inte uppfylls. Enligt den ursprungliga formuleringen av bestämmelsen i förslaget till direktiv utpekades endast överträdelser av licensen i förhållande till arten av de varor eller tjänster för vilka licensen är utfärdad och kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna eller tjänsterna. Det motsvarande för204 slaget till förordning angav, utöver direktivets uppräkning, att även överträdelser beträffande licensens giltighet skulle kunna föranleda en talan om varumärkesintrång gentemot licenstagaren. Således utpekade inget av förslagen att överträdelser avseende den form eller det geografiska området inom vilket varumärket får användas skulle kunna utlösa varumärkesrättsliga påföljder.s. 6

8.Andra förpliktelser som åligger en licenstagare enligt avtalet anges vara upp till parterna själva att säkerställa uppfyllandet av, genom att föra talan om kontraktsbrott om nödvändigt. I förslaget framhåller EU-kommissionen att överträdelser av andra förpliktelser än dem som omnämns inte tar sikte på varumärkets funktion och därför inte bör medföra varumärkesrättsliga konsekvenser. Varumärkets funktion anges härvid vara att indikera varans eller tjänstens ursprung. Det ursprungliga förslaget hade således en tämligen snäv syn på varumärkesrättens föremål.s. 7

9.Som framgår i det följande är det inte endast varumärkets funktioner (i plural) som bestämmelsen i 6 kap. 4 § varumärkeslagen syftar till att skydda. Möjligheten att välja ansvarsgrund mellan kontraktsbrott och varumärkesintrång följer även av varumärkets immateriella beskaffenhet och att föremålets gränser inte kan konkretiseras i fysiskt hänseende.s. 7

10.Motsvarande valmöjlighet mellan konkurrerande ansvarsgrunder anses föreligga även inom patent-, upphovs- och mönsterrätten. För patent- och upphovsrättsliga förhållanden saknas uttryckligt lagstöd för rättsinnehavarens valmöjlighet. Att avgöra var gränsen mellan kontraktuellt och proprietärt ansvar går beträffande dessa rättsskydd kan därför vara svårare att bedöma.s. 7

11.205s. 7

12.För upphovsrättens del har anförts att överträdelser av villkor som an - knyter till själva förfogandet av verket utgör en kränkning av upphovsmannens rätt, medan andra villkor – som inte omedelbart anknyter till förfoganderätten – i allmänhet endast medför obligationsrättsligt ansvar för nyttjaren.s. 8

13.På motsvarande sätt har för patenträttens del framhållits att man generellt kan anta att om licenstagaren överskridit någon begränsning i upplåtelsen av uppfinningen, till exempel genom tillverkning i större omfattning än vad licensen medger eller efter att licensen hävts, kan licensgivaren tillgripa patenträttsliga sanktioner. Domeij anger att endast avvikelser från villkor i en licens som är typiska för licensförhållandet kan leda till att patenträttsliga sanktioner får tillgripas.s. 8

14.Vad slutligen gäller mönsterrätten saknas även här lagstöd i den svenska mönsterskyddslagen. I artikel 32.2 formgivningsförordningen har emellertid införts en reglering som i huvudsak överensstämmer med artikel 8 varumärkesdirektivet. I relevant avseende stadgas att licenstagaren ska ha överträtt en bestämmelse angående i) licensens giltighetstid, ii) den form i vilken formgivningen får användas, iii) det produktsortiment som licensen är utfärdad för och iv) kvaliteten på de produkter som tillverkas av licenstagaren. Det är oklart vilken verkan formgivningsförordningens bestämmelse bör ha för nationella förhållanden, eftersom motsvarande bestämmelse saknas i mönsterskyddsdirektivet. 206s. 8

15.För immaterialrätterna finns således någon form av möjlighet för rättshavaren att välja mellan att göra gällande kontrakts- eller immaterialrättsligt ansvar vid licenstagarens överträdelse av licensavtalet. Valmöjligheten kan motiveras med skyddsobjektets avsaknad av fysisk existens. Det gäller särskilt bestämmelser avseende licensens giltighetstid, vilka varor som licensen omfattar och inom vilket geografiskt område licensen är utfärdad. Förhållandet förklaras närmare i avsnitt 3.5.8.s. 9

16.En licens utgör en form av upplåtelse av rätten att använda immaterialrätten, dvs. motsvarande en nyttjanderätt till ett objekt. Nyttjanderätten kan – på samma sätt som för fysisk egendom – begränsas i olika avseenden. Svårigheten med immaterialrätter, i jämförelse med fysisk egendom, är att gränserna för upplåtelsen är abstrakta. Att använda objektet – immaterialrätten – i strid med bestämmelser som inskränker användningsrätten kan således sägas ligga utanför det avtalade området. Med en sådan utgångspunkt kommer all användning som ligger utanför det avtalade området att kunna angripas på motsvarande sätt som annan användning utan innehavarens samtycke.s. 9

Innebörden av 6 kap. 4 § varumärkeslagen

Inledning

1.Som framhållits i föregående avsnitt bygger regleringen i 6 kap. 4 § varumärkeslagen på artikel 8 i varumärkesdirektivet. Bestämmelsen i varumärkesdirektivet har varit föremål för EU-domstolens tolkning vid ett tillfälle – i Copad-målet. Copad-målet är av central betydelse för förståelsen av innehållet i 6 kap. 4 § varumärkeslagen. I målet prövades frågan om en varumärkeshavare på varumärkesrättslig grund kan motsätta sig att licenstagaren överlåter licensierade varor till lågprisbutiker, när det i licensavtalet uttryckligen stadgas ett förbud härför. Huvudfrågan som EU-domstolen hade att ta ställning till var således om ett sådant förbud i licensavtalet utgör en i artikel 8.2 varumärkesdirektivet uppräknad licensbestämmelse som innebär att licensgivaren kan rikta en talan om varumärkesintrång gentemot licenstagaren.s. 9

2.207s. 9

3.Den svenska bestämmelsen har därtill varit föremål för prövning i NJA 1997 s. 109 (Partyman). Partyman-målet gällde användning av ett varumärke efter hävning av ett licensavtal och behandlas närmare i avsnitt 3.5.2s. 10

4.I det följande behandlas frågan om vilka licensbestämmelser som enligt 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen kan utlösa varumärkesrättslig ansvarsgrund. Licensbestämmelserna behandlas i den ordning de framgår av lagrummet.s. 10

Licensens giltighetstid

1.Av 6 kap. 4 § andra stycket 1 varumärkeslagen följer att användning av ett varumärke i strid med en bestämmelse om licensavtalets giltighetstid kan angripas såsom ett intrång i ensamrätten. Regleringen i denna del tar sikte på licensavtalets tidsmässiga avgränsning. Licenstagarens användning efter avtalets upphörande ska i princip bedömas på samma sätt som tredje mans obehöriga användning av varumärket. Risken för varumärkesintrång innebär även att licenstagaren efter avtalets upphörande inte kommer att ha rätt att avveckla ett eventuellt kvarvarande lager genom att sälja det. Det gäller under förutsättning att varumärkesrätten knuten till varorna inte redan konsumerats.s. 10

2.Vanligtvis när en nyttjanderätt till egendom upphör ska kontraktsföremålet återlämnas eller avflyttas. På motsvarande sätt blir följden av en hävning av avtalet att parternas respektive prestationer ska återställas 208 i den utsträckning det är möjligt. Att nyttja egendomen efter att upplåtelseavtalet upphört kan utlösa straffansvar och ersättningsskyldighet.s. 10

3.För varumärkesrättsliga kontraktsförhållanden innebär ovanstående princip att licenstagaren måste ”återlämna” varumärket vid avtalets upphörande. Eftersom ett varumärke inte kan avlämnas eller återlämnas i fysiskt hänseende, bör följden i stället bli att användningen av varumärket in dubio måste upphöra samtidigt med avtalet. Mot den bakgrunden framstår bestämmelsen i 6 kap. 4 § andra stycket 1 varumärkeslagen inte som särskilt kontroversiell.s. 11

4.Om licensen innehåller ett datum för avtalets upphörande bör prövningen om licenstagarens efterföljande användning av varumärket innebär ett intrång inte ge upphov till några bedömningssvårigheter. Detsamma gäller användning som påbörjats innan avtalet tillåter. Om avtalet däremot inte innehåller några bestämmelser om avtalets löptid, eller om avtalet upphör i förtid på grund av hävning, kan intrångsbedömningen bli mer problematisk.s. 11

5.Enligt vad som följer av allmänna utfyllande kontraktsrättsliga principer kan ett varaktigt avtal som slutits för en obestämd avtalsperiod sägas upp av endera parten. Uppsägningsrätten är vanligtvis förenad med en skyldighet att iaktta viss skälig uppsägningstid. Därutöver anses som allmän rättsprincip finnas en rätt att häva ett avtal om motparten gör sig skyldig till ett väsentligt kontraktsbrott. Licenstagarens användning avs. 11

6.209 varumärket efter en sådan uppsägning eller hävning innebär emellertid inte en överträdelse av en bestämmelse i avtalet, utan av en utfyllande kontrakts rättslig norm. Lydelsen av 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen förutsätter att licenstagaren överträder en licensbestämmelse med visst innehåll. Det är inte klart hur regleringens hänvisning till specifika licensbestämmelser förhåller sig till kontraktsrättslig utfyllning av avtal.s. 11

7.Oklarheten kan illustreras genom NJA 1997 s. 109 (Partyman). Målet gällde en talan om interimistiskt vitesförbud avseende användningen av två varumärken. Kärandebolaget var registrerad innehavare av varumärkena och hade licensierat ut rätten till svarandebolaget. Sedermera uppkom en tvist mellan parterna rörande påstådda dröjsmål med leveranser och betalningar samt andra illojala förfaranden i kontraktsförhållandet. Kärandebolaget hävde därvid licensavtalet och väckte talan om varumärkesi ntrång mot svarandebolaget på grund av den fortsatta användningen av varumärkena. Parterna var visserligen ense om att avtalsförhållandet hade upphört på grund av hävningen, men de hade olika uppfattningar i fråga om hävningsrätt förelåg och vem som efter hävningen hade rätt till varumärkena.s. 12

8.Högsta domstolen konstaterade att tvisten, sedan kärandebolaget hävt avtalet, gällde vem av parterna som var rätt innehavare av varumärkena samt om svarandebolaget begick intrång genom den fortsatta användningen. Med hänvisning till 34 § i 1960 års varumärkeslag, numera 6 kap. 4 §, klassificerade domstolen tvisten såsom gällande ett intrång i varumärkesrätten – eftersom användning av varumärket gjorts efter licensens utgång. Högsta domstolen tog emellertid inte ställning till om ett interimistiskt förbud skulle meddelas, utan återförvisade målet till hovrätten för förnyad prövning utifrån bedömningen att det rörde en varumärkesrättslig tvist.s. 12

9.Högsta domstolens bedömning förefaller särskilt ha tagit fasta på kärandebolagets hävning av avtalet. Tvisten klassificerades som ett varumärkesrättsligt intrångsmål, trots att de bakomliggande förhållandena rörde annat än det som räknas upp i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen. Kärandebolagets hävning grundade sig bland annat i påstådda dröjsmål med leveranser och betalningar, något som inte omfattas av varumärkeslagens uppräkning. 210s. 12

10.Av betydelse är emellertid att Högsta domstolen inte prövade målet i sak, utan endast reglerade rättsförhållandet provisoriskt mellan parterna. Vidare ska beaktas att kärandebolaget var registrerad – och därmed presumerad – innehavare av varumärkesrätten samt att svarandebolaget, enligt vad som framgår av omständigheterna i målet, godtagit att avtalet upphört. Av referatet i NJA 1997 s. 109 (Partyman) framgår inte målets slutliga utgång. Vid den interimistiska prövningen var det tillräckligt att kärandebolaget visade sannolika skäl för sitt materiella anspråk. Frågan om kärandebolaget hade rätt att häva licensavtalet prövades emellertid inte slutligt. För att intrångstvisten vid en slutlig prövning av målet skulle utfalla till kärandebolagets fördel bör emellertid ha krävts att bolaget vid en materiell prövning ansågs ha rätt att häva avtalet och därmed befanns vara rättmätig innehavare av varumärkena.s. 13

11.Avgörandet innebär att det efter en hävning – oavsett på vilken grund – kan göras gällande att efterföljande användning innebär en överträdelse av licensens giltighetstid, vilket i praktiken innebär ett kringgående av den uttömmande uppräkningen i 6 kap. 4 § andra stycket. Att det i regelrätt mening inte är en överträdelse av en licensbestämmelse synes inte ha beaktats. Rätten till hävning behöver nämligen inte följa av en kontraktsbestämmelse, vilket möjligen gör det oklart hur hävningsrätten förhåller sig till 6 kap. 4 § varumärkeslagen.s. 13

12.Ett alternativt till synsättet i NJA 1997 s. 109 (Partyman), är att inte föra in situationen med hävning under 6 kap. 4 § andra stycket 1 varumärkeslagen, något som i efterhand kanske framstår som mer ändamålsenligt. I stället skulle omständigheterna betraktas fristående på så sätt att en rättmätig hävning, som grundar sig på en allmän kontraktsrättslig utfyllande norm, innebär att samtycket till användning av varumärket därmed också slutligt upphör. Eftersom något licensavtal i det fallet inte längre föreligger blir frågan om gränsdragning mellan ett kontraktuellts. 13

13.211 och utomobligatoriskt ansvar inte längre relevant. Att en före detta licenstagares användning av ett varumärke efter avtalets upphörande innebär ett intrång i ensamrätten bör inte ge upphov till någon närmare diskussion. Något behov av en uttrycklig reglering av detta i varumärkeslagens synes heller inte finnas, utan det bör följa av allmänna principer om att parternas prestationer ska återställas vid avtalets upphörande. Ett allmänt resonemang av detta slag – i stället för en direkt hänvisning till den uttömmande uppräkningen i 6 kap. 4 § – skulle möjligen undvika gränsdragningsproblem mellan licensbestämmelser och utfyllande normer i situationer som NJA 1997 s. 109 (Partyman).s. 13

Den skyddade formen

1.I 6 kap. 4 § andra stycket 2 varumärkeslagen anges att varumärkeshavaren kan åberopa varumärkesrätten i förhållande till en licenstagares överträdelse av en bestämmelse med avseende på den form under vilken varumärket får användas. Av varumärkesdirektivets lydelse får anses framgå att det är den grafiska utformningen av varumärket som avses. Hänvisningen till varumärkets form innefattar således inte hur eller i vilket sammanhang varumärket får användas, till exempel vilken typ av marknadsföringsmaterial som får användas.s. 14

2.Bestämmelsen i denna del har ett nära samband med skyddet för varumärkets särskiljningsförmåga och ursprungsangivelsefunktion. Den grafiska formen är avgörande för varumärkets förmåga att utgöra ett identifikationsmedel, på så sätt att konsumenten eller slutanvändaren erhåller en garanti avseende den aktuella varans eller tjänstens ursprung. Skyddet för varumärkets särskiljningsförmåga kan sägas utgöra en del av varumärkesrättens inre kärna. Genom att kontrollera den form under vilket varumärket används, har varumärkeshavaren möjlighet att skydda varumärkets ställning som identifikationsmedel. 212s. 14

3.Varumärkeshavarens möjlighet att kontrollera användningens utformning har även betydelse i förhållande till varumärkesrättens användningstvång. En varumärkesregistrering som inte använts under en period av fem år i följd kan bli föremål för hävning. Användningstvånget kan uppfyllas genom att en licenstagare använder varumärket med innehavarens samtycke. Om varumärket används i en utformning som avviker från registreringen finns det emellertid en risk för att det inte anses föreligga ett verkligt bruk av det registrerade varumärket. I bedömningen av om en varumärkesanvändning anses avvika från registreringens utformning görs undantag för detaljer som inte förändrar märkets särskiljningsförmåga. Mot denna bakgrund framstår det motiverat att varumärkeshavaren tillerkänns en möjlighet att säkerställa varumärkesanvändningens grafiska utformning med en intrångstalan.s. 15

4.Om det i licensavtalet uppställts ett krav på i vilken utformning licenstagarens användning av varumärket ska ske, kan avvikelser från detta krav följaktligen medföra ett varumärkesrättsligt intrångsansvar. En förutsättning för att licenstagarens användning ska utgöra ett intrång är att den avvikande användningen faller inom varumärkets skyddsomfång. Den avvikande utformningen måste således vara förväxlingsbart med det skyddade varumärket, alternativt dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.s. 15

Arten av varor eller tjänster

1.Ensamrätten till ett varumärke omfattar normalt endast de varu- eller tjänsteslag som registreringen eller inarbetningen avser. I 1 kap. 10 § varumärkeslagen slås huvudregeln fast att ensamrätten endast kan åberopas mot användning för varor eller tjänster av liknande slag. Därutöver kan varumärken som är kända inom en betydande del av omsättningskretsen åberopas utöver varu- och tjänsteslagslikhet – om användningen drar otillbörlig fördel av, eller utan skälig anledning är till skada för, varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.s. 15

2.213s. 15

3.Om licenstagaren överträder en bestämmelse med avseende på arten av de varor eller tjänster för vilka licensen är utfärdad har varumärkeshavaren möjlighet att åberopa varumärkesrättslig ansvarsgrund. Varumärkeshavarens valmöjlighet i detta avseende slås fast i 6 kap. 4 § andra stycket 3 varumärkeslagen. Bestämmelsen ska förstås i samband med 6 kap. 4 § första stycket varumärkeslagen, i vilken det framgår att en nyttjanderätt till ett varumärke kan upplåtas för en del eller för alla de varor som varumärket är registrerat eller inarbetat för.s. 16

4.På samma sätt som övriga licensbestämmelser som omnämns i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen, är en förutsättning för intrångstalan att varumärkets skyddsomfång även omfattar användningen som går ut - över licensavtalet. Licenstagarens användning av varumärket för varueller tjänsteslag som inte omfattas av ensamrätten kan endast angripas på kontraktsrättslig grund. Ett kontraktsrättsligt ansvar förutsätter därtill att avtalet innehåller en förpliktelse som begränsar licenstagarens användningsrätt i detta avseende. Det finns emellertid i princip inget som hindrar att parterna avtalar om att licensen ska innefatta rätt att använda varumärket även för varu- eller tjänsteslag som inte är föremål för ensamrätt. Felaktig uppfyllelse av sådant åtagande från licenstagarens sida kan endast utgöra ett kontraktsbrott.s. 16

5.Snarlika förhållanden var föremål för prövning i RH 2008:29 (Golden Gate). Parterna i målet hade i tillägg till ett leveransavtal ingått en muntlig överenskommelse varigenom kärandebolaget vederlagsfritt upplät ett varumärke som svarandebolaget fick tillstånd att sammärka en egen produkt med, så kallad co-branding. Kärandebolagets varumärke var inte skyddat i Sverige och hade innan överenskommelsen inte heller använts här i landet. I strid med parternas avtal registrerade svarandebolaget varumärket i eget namn samt använde varumärket för varor som inte ingick i överenskommelsen. Överträdelsen resulterade i att kärandebolaget väckte talan om varumärkesintrång och kontraktsbrott. Hovrätten fastställde att svarandebolagets varumärkesregistrering i eget namn och användning av varumärket för varor som inte omfattades av överenskommelsen utgjorde 214 ett kontraktsbrott. Däremot ogillades kärandebolagets talan i den del som avsåg intrång i varumärkesrätten, eftersom bolaget inte hade någon egen ensamrätt till varumärket i Sverige.s. 16

Geografiskt område

1.I 6 kap. 4 § första stycket varumärkeslagen anges att en licens att använda ett varumärke kan upplåtas för hela eller en del av landet. Av bestämmelsens andra stycke, punkten fyra, följer att licenstagarens överträdelse av en bestämmelse i licensavtalet avseende inom vilket geografiskt omr åde varumärket får användas, kan angripas såsom ett intrång i varumärkesrätten. För att varumärkeshavaren ska kunna göra gällande varumärkesintrång krävs att det finns ett ensamrättsskydd inom det geografiska område där den otillåtna användningen skett. Vidare förutsätter en talan om intrång att varumärkesrätten till varorna inte redan konsumerats.s. 17

2.Direktivtexten i denna del var föremål för EU-domstolens tolkning i Copad-målet. Bakgrunden till tvisten var att bolaget Christian Dior hade upplåtit en varumärkeslicens till bolaget SIL, för tillverkning och distribution av korsetter under varumärket Christian Dior. I licensavtalet ingick en bestämmelse enligt vilken SIL endast fick distribuera varorna inom ett selektivt distributionsnät och därför inte fick – utan föregående skriftligt samtycke från Christian Dior – bedriva försäljning till bland annat grossister eller lågprisbutiker. Enligt vad som framgick av avtalet var syftet med bestämmelsen att bevara varumärkets anseende och renommé. På grund av ekonomiska bekymmer sålde SIL – trots förbudet och utans. 17

3.215 medgivande från Christian Dior – varor till lågprisförsäljaren Copad, som i sin tur sålde varorna vidare. En av frågorna i målet var huruvida den aktuella licensbestämmelsen, om att varorna endast fick säljas vidare inom ett selektivt distributionsnät, utgjorde en klausul med avseende på det område inom vilket varumärket fick användas.s. 17

4.EU-domstolen framhöll att begreppet område i artikel 8.2 d varumärkesdirektivet endast kan ha en geografisk innebörd. Domstolen pekade härvid på artikelns första punkt, i vilken hänvisas till medlemsstaternas territorium. Begreppet kan alltså inte avse en grupp godkända aktörer som utgör en del av ett selektivt distributionsnät. Det kan i sammanhanget noteras att den svenska språkversionen av varumärkesdirektivet endast hänvisar till inom vilket ”område” varumärket får användas, medan exempelvis den engelska versionen anger ”the territory”. Vid genomförandet av varumärkesdirektivet anpassades formuleringen i varumärkeslagen på så sätt att det uttryckligen anges att det är ett geografiskt område som avses.s. 18

5.Lydelsen av 6 kap. 4 § andra stycket 4 varumärkeslagen omfattar licensbestämmelser som avser området inom vilket kännetecknet får användas. Den svenska språkversionen förefaller i denna del vara mer omfattande än andra språkversioner. Som exempel anges i den engelska språkversionen av direktivet ”the territory in which the trade mark may be affixed”. Här används sålunda begreppet affixed, i jämförelse med svenska använda. Även den tyska och den franska språkversionen tar på motsvarande sätt sikte på appliceringen av varumärket, i stället för användningen. Motsvarande diskrepans mellan språkversionerna förekommer även i varumärkesförordningen. 216s. 18

6.Relevansen av att det tillämpas skilda begrepp i språkversionerna framträder vid en närmare analys av artikel 5 i direktivet och motsvarande 1 kap. 10 § varumärkeslagen, vilka fastslår ensamrättens innebörd. I detta sammanhang framhålls att ensamrätten innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda varumärket. Problemet med lydelsen av 6 kap. 4 § andra stycket 4 varumärkeslagen blir särskilt tydlig om innehållet i artikel 5.3 varumärkesdirektivet (1 kap. 10 § andra stycket varumärkeslagen) beaktas. I tredje punkten exemplifieras vilka förfoganden som omfattas av ensamrätten till ett varumärke – alltså vad som utgör användning. Varumärkeshavaren får därvid bland annat förbjuda annan:s. 19

7.a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.s. 19

8.b) A tt utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem förs. 19

9.dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.s. 19

10.c) Att importera eller exportera varor under tecknet.s. 19

11.d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam. En strikt tolkning av lydelsen i artikel 8.2 d varumärkesdirektivet – i svensk språkversion – innebär att licensgivaren kan förbjuda samtliga nyss nämnda förfoganden. Vad avser övriga språkversioner omfattar förbudsrätten däremot endast förfogandet enligt artikel 5.3 a, dvs. applicering av varumärket. Skillnaden ger upphov till tolkningsproblem om hur långt den svenska bestämmelsen i 6 kap. 4 § andra stycket 4 varumärkeslagen sträcker sig.s. 19

12.Språkversionernas skilda begreppsanvändning kan medföra praktiska konsekvenser. Som ett exempel kan en licenstagares marknadsföring (förfogandet enligt punkten b ovan) av varor utanför det tilldelade geografiska området angripas på varumärkesrättslig grund enligt den svenska varumärkeslagen. Samma åtgärd kan enligt den motsvarande bestämmel-s. 19

13.217 sen i tyska varumärkeslagen emellertid endast angripas på kontraktsrättslig grund.s. 19

14.EU-domstolen har i sin praxis betonat betydelsen av en enhetlig tilllämpning av gemenskapsbestämmelser och att tolkning av nationell rätt sker i ljuset av harmoniserad rätt. När osäkerhet råder om tolkning av EU-rätten – som i nu aktuellt fall – kan man därför inte betrakta en språkversion isolerat, utan hänsyn ska även tas till övriga språkversioner.s. 20

15.En tolkning av övriga språkversioner av artikel 8.2 d varumärkesdirektivet ger vid handen att det som bör avses i 6 kap. 4 § andra stycket 4 varumärkeslagen är applicering av varumärket. Mot bakgrund av att både den engelska och tyska språkversionen använder samma begrepp i både artikel 5.3 a och 8.2 d, leder en kontextuell tolkning till att direktivet avser att utpeka ett avgränsat förfogande. Förfogandet bör följaktligen inte omfatta området inom vilket varumärket får användas, utan endast inom vilket det får anbringas. Därigenom kommer möjligheten att göra gällande intrång i detta avseende endast gälla tillverkning som sker utanför ett upplåtet geografiskt område. Det ger däremot inte upphov till något intrångsansvar att tillverka varorna inom det tilldelade geografiska området för att därefter exportera eller marknadsföra varorna i ett annat område.s. 20

16.Det framstår inte klart om detta verkligen varit syftet med direktivstexten. Möjligen kan en förklaring ligga i att artikel 8.2 varumärkesdirektivet utgår från en typsituation att det är licenstagaren som tillverkar varorna. Frågan om vilken varumärkesanvändning som är tillåten blir härigenom tydligare kopplad till inom vilket geografiskt område licenstagaren får tillverka varor. En ytterligare omständighet att beakta är att inskränkningen till applicering av varumärket kan ha varit ett sätt för EU-kommissionen att försöka begränsa varumärkeshavarens möjlighet att hindra parallellhandel med stöd av varumärkesrätten. 218s. 20

Kvalitet

1.Om licenstagaren överträder en bestämmelse med avseende på kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna, kan innehavaren angripa överträdelsen på varumärkesrättslig grund. Som redan nämnts utgör denna möjlighet en nyhet i svensk rätt i förhållande till varumärkeslagen innan genomförandet av varumärkesdirektivet. Överträdelser av denna typ av licensbestämmelser ansågs tidigare endast kunna grunda kontraktsrättsligt ansvar.s. 21

2.Regleringen i 6 kap. 4 § andra stycket 5 varumärkeslagen har tydlig koppling till varumärkets kvalitetsgaranti- och ursprungsangivelsefunktion. Varumärket utgör en garanti för att de varor eller tjänster som bär varumärket har framställts eller tillhandahållits under kontroll av ett enda företag som ansvarar för dess kvalitet. Därigenom är varumärket inte endast en symbol för varans kommersiella ursprung, utan kan också bli en symbol för en viss given kvalitet och egenskaper. Bestämmelsen i denna del utgör ett medel för varumärkeshavaren att säkerställa kontrollen över varorna eller tjänsterna i förhållande till licenstagaren. Härigenom säkerställs att varumärket kan uppfylla kvalitets garantifunktionen beträffande de märkesförsedda varor eller tjänster som konsumenterna och slutanvändarna tar del av. Häri finns följaktligen ett tydligt konsumentskyddsperspektiv.s. 21

3.Begreppet kvalitet omfattar inte endast varornas eller tjänsternas materiella egenskaper, dvs. egenskaper som varorna exempelvis erhåller genom tillverkningsprocessen. Även abstrakta egenskaper kan vara relevanta. Frågan var föremål för prövning i Copad-målet. I målet hade Christian Dior påstått att ett förbud mot försäljning utanför ett selektivt distributionsnät tog sikte på varornas kvalitet. Eftersom SIL sålt varor utanför det selektiva distributionsnätet utgjorde detta, enligt Christian Dior,s. 21

4.219 ett intrång i varumärkesrätten. Det skulle därmed även ådra Copad ett ansvar för intrång genom den vidareförsäljning som skett.s. 21

5.EU-domstolen framhöll att kvaliteten på lyx- och prestigevaror inte enbart är en följd av deras materiella egenskaper, utan även av den dragningskraft och prestigefyllda framtoning som ger varorna en aura av lyx. Enligt domstolen bidrog den av Christian Dior uppställda klausulen till prestigevarornas anseende och till att upprätthålla deras aura av lyx. Det kunde därför inte uteslutas att försäljning utanför det selektiva distributionsnätet kunde påverka varornas kvalitet.s. 22

6.Med hänvisning till varumärkets ursprungsangivelse- och kvalitetsgarantifunktion betonade domstolen att auran av lyx är grundläggande för den här typen av varor i en högre prisklass, så att konsumenterna ska kunna skilja dem från andra liknande produkter. Auran av lyx påstås i dessa fall följaktligen ha en särskiljande funktion. En menlig inverkan på denna dragningskraft och prestigefyllda framtoning kan därför påverka varornas kvalitet.s. 22

7.Domstolens synsätt lägger vikt vid att distributionsformen kan ha betydelse för hur varorna, i varumärkesrättsligt relevant mening, uppfattas av konsumenterna eller slutanvändarna. Dragningskraften påstås följaktligen inte endast avgöras av vilken vara eller tjänst som marknadsförs under varumärket, utan även hur denna vara eller tjänst marknadsförs.s. 22

8.Det som möjligen är oklart, är hur denna dragningskraft förhåller sig till varumärkets ursprungsangivelse- och kvalitetsgarantifunktion. I domstolens argumentation hänvisas uttryckligen till att den prestigefyllda framtoningen är grundläggande för att varorna ska kunna skiljas från andra liknande varor (ursprungsgaranti) och att ett agerande som har menlig inverkan på denna framtoning kan påverka själva kvaliteten på varorna (kvalitetsgaranti). Kvalitetsgarantifunktionen i denna mening inbegriper följaktligen inte endast att konsumenten eller slutanvändaren har möjlighet att särskilja varor från varandra och göra valet med uppfattningen att det bakom varumärket finns ett företag som utövat kontroll över varorna. Enligt vad som kan anses följa av domstolens resonemang inbegrips i kvalitetsbegreppet även en dragningskraft som får 220 konsumenten eller slutanvändare att välja en vara framför en annan. Det framstår nämligen som långtgående att anta att skälet för att en konsument – bland flera alternativ – väljer en viss vara, är att denna kan särskiljas från andra varor. Snarare kan man anta att valet grundar sig på att den specifika varan/varumärket innehar en egenskap/identitet som får konsumenten att välja just denna, dvs. det finns en dragningskraft av något slag som utlöser köpimpulsen. I vart fall kan domstolens argumentation förstås på detta sätt.s. 22

9.EU-domstolens resonemang beträffande varans aura av lyx som särskiljande för innehavarens varor eller tjänster bär tydlig prägel av domstolens sätt att argumentera i det tidigare Dior-målet. Målet berör frågan om i vilken utsträckning varumärkeshavaren, enligt artikel 7.2 varumärkesdirektivet, har skälig grund att motsätta sig marknadsföring av varor där varumärkesrätten har konsumerats. Bestämmelsen motsvaras av 1 kap. 12 § andra stycket varumärkeslagen och artikel 13.2 varumärkesförordningen. Varumärkeskonsumtion behandlas närmare i avsnitt 3.7.s. 23

10.I Dior-målet framhöll domstolen att en återförsäljare av lyxiga och prestigefyllda varor, vari varumärkesrätten konsumerats, måste anstränga sig för att undvika att marknadsföringen påverkar varumärkets värde genom att skada de ifrågavarande produkternas dragningskraft, prestigefyllda framtoning och aura av lyx. Varumärkeshavaren kan däremot inte motsätta sig att en återförsäljare – som vanligtvis marknadsför produkter av samma slag, men inte nödvändigtvis av samma kvalitet som de märkesskyddade varorna – använder varumärket för marknadsföring av produkterna i enlighet med de sätt att göra reklam som är vedertagna i återförsäljarens bransch. Det gäller såvida det inte visas att användningen av varumärket i återförsäljarens reklam allvarligt skadar varumärkets anseende.s. 23

11.Mot bakgrund av Dior-målet är det följaktligen inte överraskande att domstolen i Copad-målet konstaterar att varornas kvalitet även kan innefatta abstrakta egenskaper. Tolkningen i det senare målet kan likväl framstå som vidsträckt med beaktande av lydelsen av artikel 8.2 varumärkes-s. 23

12.221 direktivet – vari hänvisas till ”kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna” [min kursivering]. Lydelsen av bestämmelsen leder rimligtvis till antagandet att endast materiella egenskaper avses. En förklaring till domstolens tolkning kan ligga i den koppling som görs mellan begreppet kvalitet i varumärkesdirektivets artikel 8.2, kvalitetsgarantifunktionen och varumärkets grundläggande funktion. Om det finns risk för att ursprungsangivelsefunktionen skadas, finns det enligt EU-domstolen även en risk för skada på kvalitetsgarantifunktionen – i den utvidgade betydelse som diskuterats ovan.s. 23

13.Genom tolkningen av kvalitetsbegreppet i Copad-målet är det påtagligt att gränsdragningen mellan kontraktuellt och varumärkesrättsligt ansvar är svävande, med en tydlig interaktion mellan kontrakt och varumärke. Licensgivarens möjlighet att tillgripa en varumärkesrättslig ansvarsgrund vid licenstagarens överträdelse av en kvalitetsbestämmelse kommer i hög grad att bero på det konkreta varumärkets egenskaper. Lyxaura av det slag som EU-domstolen pekar på i Copad-målet förefaller nämligen inte vara något som varumärken vanligtvis innehar, utan torde normalt förutsätta någon form av prestigevaror.s. 24

14.En ytterligare omständighet som medför att den svävande gränsdragningen kan vara svårbedömd, är den kvalificering av kvalitetsöverträdelsen i abstrakt hänseende som EU-domstolen etablerar i Copad-målet. Enligt domstolens resonemang innebär inte varje överträdelse av en kvalitetsbestämmelse i licensavtalet en menlig inverkan på varornas anseende. Avvikelsen måste vara av viss kvalificerad art för att prestigevarornas aura av lyx – och därmed varornas kvalitet – ska påverkas. Följden av att av - vikelsen är tillräckligt kvalificerad är att det i licensavtalet lämnade samtycket till användning av varumärket inte anses gälla för de avvikande varorna.s. 24

15.I Copad-målet avsåg kvalitetsbestämmelsen varornas distributionsform. Beträffande kvalificeringen av överträdelsen framhöll domstolen att hän222 syn ska tas till arten av de prestigevaror som är försedda med varumärket, omfattningen av licenstagarens försäljning till lågprisförsäljare som inte ingår i det selektiva distributionsnätet samt huruvida denna försäljning sker systematiskt eller sporadiskt. Vidare ska hänsyn tas till arten av de varor som dessa lågprisförsäljare normalt marknadsför och de vedertagna marknadsföringsmetoderna i lågprisförsäljarens bransch. I bedömningen ligger således både en kvalitativt och en kvantitativt kvalifikation av licenstagarens avvikelse från kvalitetsbestämmelsen.s. 24

16.Avgörandet i Copad-målet berör huvudsakligen varumärkets abstrakta egenskaper. Det kan antas att någon form av kvalificering kommer krävas också vad avser varornas materiella egenskaper, för att överträdelsen ska kunna angripas på varumärkesrättslig grund. Den materiella bristen bör nämligen vara av sådan art att varumärkets ursprungsangivelse- eller kvalitetsgarantifunktion riskerar att skadas. Till skillnad från resonemanget i Copad-målet, i vilket kvantiteten var av betydelse, bör däremot kvalific eringen av materiella egenskaper primärt avse kvalitativa avvikelser. Förfaranden som enbart rör abstrakta förhållanden, till exempel som i Copad-målet, förutsätter sannolikt en viss omfattning för att kvalitetsgarantifunktionen ska påverkas menligt. Däremot kan en materiell avvikelse redan i begränsad omfattning förorsaka varumärket omfattande skador.s. 25

17.För ett belysande exempel som aktualiserar liknande frågeställningar kan hänvisas till EU-domstolens varumärkespraxis beträffande ompaketering och ommärkning av läkemedel. I detta sammanhang har bland annat behandlats under vilka förutsättningar varumärkesrättsligt konsumerade läkemedel får ompaketeras. En sådan ompaketering kan innebära en risk för att varornas kvalitet eller innehavarens anseende skadas. Vad avser risken för skada på varumärket har EU-domstolen betonat att hänsyn ska tas till varans art och den marknad varan är avsedd för. Beträffande läkemedel, ett känsligt område i vilket allmänheten ställer särskilt höga krav beträffande varans kvalitet, kan till exempel varumär-s. 25

18.223 kets anseende skadas om förpackningen är bristfällig, av dålig kvalitet eller ser billig ut. Om varornas materiella kvalitet däremot riskeras har varumärkeshavaren rätt att motsätta sig vidareförsäljning beträffande de skadade exemplaren.s. 25

19.En bedömningssvårighet som följer av att kvalitetsöverträdelser kan avse abstrakta omständigheter, är hur kvalificeringen förhåller sig till överträdelsernas utsträckning i tiden. Om kvalitetsbestämmelsen avser distributionsformen för varorna, ska vid bedömningen av överträdelsen hänsyn tas till huruvida försäljningen utanför det tillåtna distributionsnätet sker systematiskt eller sporadiskt. Svårigheterna uppstår när den av vikande försäljningen till en början är sporadisk, men efter hand uppnår sådan omfattning att den vid en samlad bedömning framstår som systematisk. Vid någon tidpunkt kan försäljning bli så omfattande att en menlig inverkan på varornas anseende uppkommer. Att konkret avgöra från vilken tidpunkt licenstagarens avvikande försäljning kan angripas som varumärkesintrång kan därför vara komplicerat. Det är även oklart om samtliga varor som omfattas av den avvikande försäljningskanalen därmed ska anses utgöra intrång, eller endast de varor som säljs efter att en konstaterad menlig inverkan på varumärket har uppstått.s. 26

20.Ytterligare försvåras prövningen av att frågan om intrång eller kontraktsbrott har direkt betydelse för när effekten av varumärkesrättslig konsumtion inträder. Frågan om konsumtion behandlas närmare nedan i avsnitt 3.7. Här kan emellertid påpekas att ovanstående förhållande i teorin kan innebära att en återförsäljare – utanför det selektiva distributionsnätet – som köpt varor från licenstagaren under en längre period, drabbas av att varulagret till viss del är varumärkesrättsligt konsumerat, medan resten anses utgöra intrångsgörande varor. Problematiken beror på den koppling mellan varumärkesrättsligt intrång och avsaknad av konsumtionsgrundande samtycke som EU-domstolen fastslår i Copad-målet.s. 26

21.Ovanstående utveckling visar att det uppstått tolkningssvårigheter till följd av den vidsträckta betydelse som EU-domstolen lagt i begreppet kvalitet i artikel 8.2 varumärkesdirektivet. Att överträdelser av kvalitetsbestämmelser i licensavtalet bör kunna föranleda intrångsansvar framstår förvisso som berättigat utifrån den i viss utsträckning icke överblickbara risk som upplåtelsen kan innebära för varumärkeshavaren. Om licens224 tagaren i strid med avtalet för ut varor med allvarliga brister på marknaden riskerar varumärkeshavaren att varumärket snabbt förlorar i värde. Kontraktsrättens sanktionssystem tillhandahåller inte tillräckligt effektiva medel för varumärkeshavaren att snabbt förhindra fortsatt spridning av undermåliga varor som förts ut på marknaden, särskilt om licenstagaren redan hunnit överlåta varorna. Därtill ska beaktas att varumärkeshavaren i vissa fall skulle kunna åläggas ett skadeståndsansvar enligt 6 § första stycket 4 produktansvarslagen, om licenstagarens bristfälliga varor orsakar personskador eller skador på annan egendom. Enligt bestämmelsen kan skadeståndsskyldighet enligt lagen föreligga bland annat för den som marknadsfört produkten som sin, genom att förse den med sitt namn eller varumärke.s. 26

22.Ett ytterligare starkt intresse som måste beaktas i sammanhanget är konsumenternas och slutanvändarnas anspråk på att inte vilseledas avseende varornas egenskaper. Genom varumärket erhåller konsumenterna som tar del av den märkesförsedda varan eller tjänsten en indirekt form av garanti för att det bakomliggande företaget – ytterst varumärkeshavaren – kontrollerat att varan eller tjänsten motsvarar förväntningar från tidigare inköp eller från marknadsföring. Varumärkets kvalitetsgaranti funktion grundas i ett tydligt konsumentskyddsperspektiv. I den tillhandahållna möjligheten för varumärkeshavaren att tillgripa varumärkesrättsliga sanktionsregler vid överträdelser av kvalitetsbestämmelser ligger en strävan om att trygga detta skyddsintresse.s. 27

23.Skyddet av konsumenternas och slutanvändarnas intressen tycks mer påkallat när det gäller varornas materiella kvalitet. Visserligen kan även konsumenterna ha ett intresse av att varumärkets anseende skyddas, eftersom det kan vara varornas lyxegenskaper och dragningskraft som föranlett köpet. Intresset i det senare fallet förefaller emellertid inte väga lika tungt, till exempel i jämförelse med en tredje man som i god tro köpt varor från licenstagaren, men som inte kan vidareförsälja varorna eftersom dessa inte konsumerats varumärkesrättsligt.s. 27

24.225s. 27

Uttömmande reglering

1.EU-domstolen har i Copad-målet framhållit att den i artikel 8.2 varumärkesdirektivet uppräknade listan med bestämmelser är uttömmande. Domstolen fäste avseende vid att artikeln inte innehåller något adverb eller uttryck, såsom ”bland annat” eller ”särskilt” som skulle göra det möjligt att fastställa att uppräkningen enbart är vägledande.s. 28

2.En licenstagares bristande uppfyllelse av andra förpliktelser än de som uttryckligen anges kan således endast angripas på kontraktsrättslig grund. Till exempel utgör underlåten betalning av avtalad ersättning endast ett kontraktsbrott och innebär inte att licenstagarens användning av varumärket sker utan varumärkeshavarens samtycke.s. 28

3.I jämförelse med övriga immaterialrätter utgör möjligen kvantitativa restriktioner en relevant licensbestämmelse som saknas i den uttömmande uppräkningen. Det kan förekomma att varumärkeshavaren är intresserad av att begränsa utflödet av varor på marknaden. Till exempel kan det vara fallet vid produktion av lyxprodukter, om varumärkeshavaren vill hålla uppe efterfrågan genom att begränsa tillgången. Varumärkeshavaren skulle även kunna ha ett intresse av att licenstagaren inte får tillverka mer varor än vad som är nödvändigt för att täcka behovet inom licenstagarens tilldelade geografiska område. Begränsningar av det senare slaget kan vara ett försök att förhindra att varorna parallellexporteras till annan licenstagares geografiska område. 226s. 28

4.Även om licenstagaren i strid med en föreskrift i licensavtalet tillverkar och säljer en större mängd varor än tillåtet har varumärkeshavaren inte möjlighet att angripa den överskjutande användningen på varumärkesrättslig grund. Det framstår inte som självklart att varumärkeshavaren endast ska behöva hålla tillgodo med kontraktsrättsliga sanktioner vid licenstagarens överträdelse av en kvantitativ restriktion, mot bakgrund av övriga licensbestämmelser som räknas upp i artikel 8.2 varumärkesdirektivet.s. 29

5.I detta sammanhang kan också pekas på generaladvokatens förslag till avgörande i Copad-målet. I förslaget framhålls att en avvikelse från en licensbestämmelse om varornas kvalitet innebär att licenstagaren har försett andra varor med varumärket än dem som avtalats. I systematiskt avseende är det således inte fråga om att licensgivaren återtar samtycket för varor av bristande kvalitet, utan snarare att något samtycke aldrig förelegat för de bristfälliga varorna. Betraktat ur detta snäva perspektiv framstår exkluderandet av kvantitativa begränsningar som svårbegripligt, eftersom det på motsvarande sätt kan argumenteras för att något varumärkesrättsligt samtycke inte föreligger avseende de övertaliga varorna.s. 29

6.För upphovsrättsliga förhållanden anses en licenstagares avvikelse från kvantitativa restriktioner kunna leda till ansvar för intrång i upphovsrätten. Till exempel anges detta gälla vid avsteg från föreskriften i 32 § upphovsrättslagen om att en förläggares rätt att ge ut ett litterärt verk innebär att upplagan in dubio inte får överstiga 2 000 exemplar. En motsvarande situation rörande en varumärkeslicens skulle däremot inte medge en talan om varumärkesintrång. Förhållandet skulle kunna ge upphov till intressanta följder vid upplåtelse av licensrätt till en seriefigur eller litterär karaktär. Upplåtelser av denna typ kan innehålla både upphovs- och varumärkesrättsliga beståndsdelar. Om upplåtelsen innehåller en bestämmelse om kvantitativa begränsningar som licenstagaren överträder kan det utgöra ett intrång i upphovsrätten, men inte i varumärkesrätten.s. 29

7.227s. 29

8.En möjlig förklaring till att artikel 8.2 varumärkesdirektivet inte om - fattar licensbestämmelser om kvantitativa restriktioner kan ligga i att varumärkesrätten inte innebär någon ensamrätt till produktion av varor. Ensamrätten ger inte något produktionsmonopol. Grunden för varumärkesrätten är i stället ett skydd för länken som etableras mellan varumärkeshavaren, varumärket och omsättningskretsen. Varumärket utgör således ett kommunikationsinstrument. Licensgivarens samtycke till användning innebär att licenstagaren kommer i åtnjutande av den igenkänningsfaktor som märket representerar. Upphovs- och patenträtten däremot bär tydligare prägel av objektskydd, i vilka skyddet är inriktat på själva produkten som ett självständigt föremål. Av denna anledning förefaller skydd för kvantitativa begränsningar ha närmare anknytning till licensiering av upphovs- och patenträtter, än till varumärkeslicenser. En ytterligare förklaring till att kvantitativa restriktioner utelämnats för varumärkesförhållanden står möjligen att finna i EU-kommissionens negativa inställning till begränsningar av denna typ, särskilt i tiden kring varumärkesdirektivets tillkomst.s. 30

9.Eftersom kvantitativa restriktioner inte omfattas av lydelsen i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen är frågan om en licensbestämmelse av detta slag skulle kunna falla in under någon av de övriga punkterna. Närmast till hands bör vara att kvantitativa restriktioner kan utgöra en bestämmelse med avseende på kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna. Att kvalificera en kvantitativ reglering såsom en kvalitetsbestämmelse skulle emellertid förutsätta en extensiv tolkning av bestämmelsen i varumärkeslagen. Det skulle i vart fall krävas att varorna är av sådant slag att kvaliteten – i den abstrakta mening som EU-domstolen slagit fast i Copad-målet – är avhängig dess exklusivitet och begränsade tillgång. Det ska alltså vara exklusiviteten och den begränsade tillgång som utgör dragningskraften. Mot bakgrund av att kvantitativa begränsningar kan ha negativ inverkan för parallellhandeln inom EU framstår det inte som troligt att EU-domstolen skulle ge bestämmelsen en så vidsträckt tillämpning. 228s. 30

Upplåtelsens räckvidd och föremål

1.Genom bestämmelsen i 6 kap. 4 § varumärkeslagen står det klart att innehållet i ett varumärkeslicensavtal styrs av både kontrakts- och varumärkesrättsliga principer. Det övergripande intresse som 6 kap. 4 § varumärkeslagen tillgodoser är skyddet för varumärkets föremål. Bestämmelsen tar sikte på de rättigheter som är förknippade med ensamrättens innehåll och som kvarblir i varumärkeshavarens kontroll även efter en upplåtelse. Den utgör således ett tydligt exempel på hur varumärkets föremål och funktioner inverkar i det kontraktsrättsliga förhållandet. Innebörden av bestämmelsen blir tydligare om den systematiseras i två kategorier, beroende av vilket skyddsintresse och ändamål som tillgodoses. Kategorierna avser upplåtelsens räckvidd och upplåtelsens föremål.s. 31

2.Upplåtelsens räckvidd kan sägas omfatta överträdelser av bestämmelser med avseende på i) licensens giltighetstid, ii) arten av de varor för vilka licensen är utfärdad och iii) det geografiska område inom vilket varumärket får användas. Det är här fråga om begränsningar av varumärkesupplåtelsen i tid och rum. Skälet för varumärkeshavarens möjligheter att i detta avseende göra gällande varumärkesrättsliga intrångsregler, ligger främst i varumärkets immateriella beskaffenhet. I jämförelse med nyttjanderätt till fysisk egendom har varumärkeshavaren begränsade möjligheter att handgripligen kontrollera upplåtelsen, till exempel genom att avhämta föremålet vid avtalets upphörande. På det sätt som 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen konstruerats ges innehavaren i stället möjlighet att på varumärkesrättslig grund angripa användning som i tid och rum ligger utanför det upplåtna området. Därigenom säkerställs en effektiv kontroll över kontraktsföremålet.s. 31

3.Med denna grundinställning kan det förefalla svårbegripligt att kvantitativa begränsningar inte omfattas av regleringen. Det kan därför diskuteras om bestämmelsen i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen i vissa avseenden i själva verket är inskränkande. Bestämmelsen är annars lätt att uppfatta såsom en utvidgning av licenstagarens ansvar, mot bakgrund av den obligationsrättsliga utgångspunkten om att en skadelidande part normalt har att hålla sig till kontraktet även om utomobligatoriska ansvarsregler skulle vara fördelaktigare. Om bestämmelsen däremot betraktas i ljuset av kontraktsrättsliga regler om detentionsrätt (innehållanderätt) kan den påstås vara inskränkande.s. 31

4.En jämförelse kan göras med köplagen vars grundläggande struktur bygger på att parternas prestationer ska utväxlas samtidigt. En säljare ärs. 31

5.229 därför inte skyldig att lämna ut en vara, eller frånhända sig förfoganderätten över den, innan köparen presterar betalning – om inte kredit eller anstånd med betalning har lämnats. Att utöva detentionsrätt genom att innehålla sin egen prestation kan utgöra ett effektivt medel att säkerställa att motparten presterar sin del av avtalet. För immaterialrätter får frågan om eventuell innehållanderätt en annorlunda karaktär, eftersom föremålen inte existerar fysiskt och därför inte kan innehållas handgripligen. Frågan behandlas till viss del nedan i avsnitt 4.3.5 med avseende på överlåtelser av varumärken.s. 31

6.Följden av 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen är att varumärkeshavaren inte tillåts utöva någon form av detentionsliknande rätt över samtycket till användning. Vid exempelvis bristande betalning kan licensgivaren således inte innehålla tillståndet och föra talan om intrång för att förhindra fortsatt användning. Den möjlighet som finns är att häva avtalet, om förutsättningarna härför är uppfyllda, varvid efterföljande användning kan angripas som ett intrång.s. 32

7.Det ska emellertid påpekas att generaladvokaten i Copad-målet anför att en avvikelse från en licensbestämmelse innebär att licenstagaren försett andra varor med varumärket än dem som avtalats. Resonemanget får i systematiskt hänseende förstås såsom att det saknas tillstånd (samtycke) beträffande avvikande varor som överträder en licensbestämmelse som räknas upp i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen. Generaladvokatens synsätt innebär följaktligen inte att varumärkeshavaren återtar eller innehåller samtycket beträffande de avvikande varorna, utan att tillstånd aldrig funnits.s. 32

8.Utifrån ett mer nyanserat förhållningssätt är det inte möjligt att kategoriskt uttala sig om 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen ska uppfattas såsom en inskränkning eller utvidgning av licenstagarens ansvar. Svaret beror på hur frågan angrips – antigen som en gränsdragningsfråga mellan inom- och utomobligatoriskt ansvar eller som en fråga om kontraktsbaserad rätt att innehålla prestationen. 230s. 32

9.Upplåtelsens föremål kan sägas omfatta resterande delar av 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen, nämligen överträdelser av bestämmelser med avseende på i) den form under vilken varumärket får användas och ii) kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna. Licensbestämmelserna tar i detta avseende inte sikte på nyttjanderättens räckvidd eller omfång, utan avser själva innehållet i ensamrätten – skyddet av varumärkets egenart och funktioner. Delarna anknyter således till varumärkesrättens verkliga kärnområde.s. 33

10.Som framgått av Copad-målet betingas bestämmelser avseende varornas eller tjänsternas kvalitet särskilt av skyddet av varumärkets ursprungsangivelse- och kvalitetsgarantifunktion. För konsumenterna eller slutanvändarna utgör varumärket en garanti för att varorna eller tjänsterna innehar de egenskaper eller är av den kvalitet som normalt förknippas med kännetecknet. Det är ytterst varumärkesh avaren som har att tillse att varumärket fyller dessa funktioner om denne vill säkerställa att konsumentens eller slutanvändarens förväntningar från tidigare inköp eller från marknadsföring infrias.s. 33

11.Bestämmelser med avseende på den form under vilket varumärket får användas faller tillbaka på skyddet för varumärkets ställning som identifikationsmedel. Genom att varumärkets ursprungsangivelsefunktion säkerställs, erhåller konsumenterna eller slutanvändarna en garanti av - seende varornas eller tjänsternas ursprung. Därigenom kan varorna eller tjänsterna utan risk för förväxling särskiljas från andra varor eller tjänster.s. 33

12.Att licensbestämmelser avseende varumärkesrättens innehåll inkluderats i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen innebär att varumärkeshavaren bevarar kontrollen över varumärkets skyddsföremål – även i situationer när användningsrätt till varumärket upplåtits till annan. I EUdomstolens praxis betonas vikten av att varumärkeshavaren tillerkänns möjlighet att kontrollera när och hur varan förs ut på marknaden.s. 33

13.231 Det är framförallt denna del av bestämmelsen som ger avtalet ett tydligt varumärkesrättsligt fokus – varigenom ensamrättens innehåll tillåts slå igenom i det kontraktsrättsliga förhållandet.s. 33

14.Att varumärkeshavaren ska ha möjlighet att välja ansvarsgrund enligt vad som slås fast i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen är inte självskrivet. Ett argument som kan lyftas fram mot möjligheten att välja, är att parterna genom kontraktet har möjlighet att reglera de rättigheter och förpliktelser som kontraktsförhållandet är tänkt att medföra, till exempel genom att föra in ansvarsbegränsningar. Om licenstagaren bryter mot någon av kontraktsförpliktelserna har varumärkeshavaren möjlighet att tillgripa kontraktsrättsliga sanktioner. Riskfördelningen rubbas emellertid om en skadelidande part kan välja mellan konkurrerande ansvarsgrunder och tillgripa den som framstår som förmånligast i den aktuella situationen. Förmånen är därtill ensidig eftersom sanktionsflexibiliteten endast gäller till förmån för varumärkeshavaren.s. 34

15.Invändningen mot möjligheten att välja ansvarsgrund gör sig kanske främst gällande i förhållande till licensbestämmelser om inom vilket geografiskt område varumärket får användas eller appliceras. Bestämmelser av detta slag tycks främst vara ägnade att säkerställa varumärkeshavarens möjlighet att dela upp marknaden geografiskt, dvs. ett mer ekonomiskt intresse. Vad avser övriga licensbestämmelser som räknas upp gör sig emellertid andra överväganden gällande. Mot bakgrund av varumärkets immateriella beskaffenhet förefaller det nödvändigt att varumärkeshavaren förfogar över medel som möjliggör att användningen av varumärket effektivt kan förhindras. Det gäller särskilt för att snabbt kunna förhindra fortsatt användning, till exempel vid allvarliga kvalitetsbrister. I detta sammanhang ska även beaktas konsumenternas eller slutanvändarnas intressen av att inte vilseledas avseende varornas egenskaper. 232s. 34

Kontraktsbrott eller intrång

1.Regleringen i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen tillhandahåller en möjlighet för varumärkeshavaren att i vissa situationer välja ansvarsgrund. Vilka konsekvenser som följer av en överträdelse av en licensbestämmelse bedöms enligt respektive regelverk. En överträdelse av en uppräknad licensbestämmelse innebär således inte per automatik att ett varumärkesintrång föreligger. Om någon ensamrätt inte finns, exempelvis avseende det varuslag som licenstagaren – i strid med upplåtelsen – använder varumärket för, kan användningen utgöra ett kontraktsbrott. Däremot behöver inte ett varumärkesintrång föreligga.s. 35

2.Innehavaren kan på varumärkesrättslig grund endast förbjuda licenstagarens användning i den utsträckning ensamrätten till varumärket omfattar förfogandet. Frågan om användningen innebär ett intrång bedöms utifrån sedvanliga varumärkesrättsliga principer. Det är följaktligen inte kontraktsbrottet i sig som utgör ett intrång. Förfogandet eller användningen måste vara av ett sådant slag som kan förbjudas varumärkesrättsligt.s. 35

3.En varumärkeslicens innebär i grunden att licenstagaren tillåts vidta åtgärder som i avsaknad av samtycke kan förbjudas av varumärkeshavaren. I systematiskt hänseende innebär 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen att samtycke till användning av varumärket inte föreligger för de varor som innebär en överträdelse av den aktuella licensbestämmelsen. Av denna anledning bör en eventuell intrångstalan endast komma i fråga avseende de specifika varor som innebär en överträdelse av licensavtalet.s. 35

4.Alternativet för varumärkeshavaren är att häva avtalet, om förutsättningarna härför är uppfyllda. Efter en hävning utgör all användning av licenstagaren ett intrång – i den utsträckning konsumtion eller andra inskränkningar i ensamrätten inte föreligger. Ett exempel på inskränkning i ensamrätten är att en varas beskaffenhet eller avsedda ändamål får anges utan hinder av annans skyddade varumärke. Ett ytterligare exempel är att annans varumärke får användas i jämförande reklam om förutsättningarna enligt 18 § marknadsföringslagen är uppfyllda.s. 35

5.Eftersom en licens innebär att licenstagaren tillåts använda innehavarens varumärke kommer en prövning av om intrång föreligger i nor-s. 35

6.233 malfallet göras utifrån förutsättningen att det föreligger dubbel identitet. Med dubbel identitet menas att det är fråga om användning av identiska varu kännetecken för varor eller tjänster av samma slag. Ensamrätten är i detta avseende ”absolut”, såtillvida att en förväxlingsrisk kan presumeras. En begränsning ligger emellertid i att användning vid dubbel identitet endast utgör intrång om varumärkets funktioner riskerar att skadas.s. 35

7.En skada på varumärkets ursprungsangivelsefunktion anses exempelvis föreligga när tredje mans användning av kännetecknet kan ge intryck av att det finns ett materiellt samband mellan de berörda produkterna och varumärkeshavaren. I ett licensförhållande finns det visserligen redan ett sådant materiellt samband mellan användaren, dvs. licenstagaren, och varumärkeshavaren. Bedömningen av licenstagarens eventuella intrång blir därför snarare en prövning av om användningen äventyrar konsumenternas eller slutanvändarnas föreställning om att alla produkter som utpekas av varumärket har framställts eller tillhandahållits under kontroll av varumärkeshavaren.s. 36

8.Licenstagarens eventuellt intrångsgörande användning kan även prövas inom ramen för det utvidgade skyddet enligt 1 kap. 10 § första stycket 3 varumärkeslagen. Bestämmelsen innebär att innehavaren av ett välkänt varumärke kan invända mot användning av identiska eller liknande kännetecken, om användningen drar otillbörlig fördel av, eller utan skälig anledning är till skada för, varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.s. 36

9.Innehållet i varumärkesskyddet enligt vad som följer av 1 kap. 10 § varumärkeslagen och som beskrivits ovan, har framförallt preciserats genom EU-domstolens praxis. Denna praxis avser i princip uteslutande konflikter mellan oberoende parter. Möjligen kan därför viss osäkerhet råda om vilken tillämpning ensamrättsskyddet bör ges i situationer när det är licenstagaren som påstås göra intrång. Användning i strid med en licensbestämmelse som omfattas av 6 kap. 4 § andra stycket varu234 märkeslagen kan anses innebära att varumärkeshavarens samtycke inte föreligger för marknadsföring av de aktuella varorna eller tjänsterna. Är förutsättningarna för att tillgripa en varumärkesrättslig ansvarsgrund uppfyllda, bör det således inte vara förenat med svårigheter att konstatera att ett varumärkesintrång därmed också är för handen.s. 36

10.Undantag kan emellertid finnas. Det gäller särskilt om någon inskränkning i ensamrätten är tillämplig. Licenstagarens användning kan därutöver avse varor eller tjänster som inte omfattas av varumärkeshavarens ensamrätt, även med beaktande av ett eventuellt utvidgat ensamrättsskydd. Dessutom kan förekomma att licenstagaren använder varumärket i en form som avviker i sådan utsträckning från registreringen att någon förväxlingsrisk inte anses föreligga.s. 37

11.Avgörandet i NJA 1997 s. 109 (Partyman) väcker frågan om det utgör en förutsättning att licensbestämmelserna, som uppräknas i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen, måste framgå uttryckligen av licensavtalet. Kan licenstagarens förpliktelser, vid äventyr av intrångsansvar, följa implicit av licensavtalet genom utfyllning? Högsta domstolens avgörande tyder på att så är fallet, i vart fall i förhållande till licensavtalets giltighetstid. Samtidigt ska framhållas att varumärkeshavarens möjlighet att göra gällande intrång efter avtalets upphörande står i särställning i förhållande till övriga bestämmelser eftersom dess tillämpning svårligen kan ifrågasättas.s. 37

12.Beträffande övriga licensbestämmelser är rättsläget oklart. När det gäller kvalitetsbestämmelser framgår exempelvis av Copad-målet att bestämmelsen inte nödvändigt måste ange uttryckligen att avsikten är att skydda varornas eller tjänsternas kvalitet. I målet räckte det att bestämmelsen indirekt ansågs ha detta syfte. Vad avser geografiskt område, varumärkets form samt arten av varorna eller tjänster bör i vart fall kunna förutsättas att avtalet på något sätt anger vilket område, vilken form eller vilka varor/ tjänster som upplåtelsen avser för att en överträdelse av en bestämmelse i licensavtalet ska kunna bli aktuell. Frågan handlar i grunden om hur man tolkar licensavtal och andra avtal, vilket inte behandlas närmare här.s. 37

13.235s. 37

Konsumtion av varumärkesrätten

Innebörden av konsumtion

1.Immaterialrättslig konsumtion innebär i grova drag att rättshavaren inte kan göra gällande ensamrätten i förhållande till varor som förts ut på marknaden. Ensamrätten är så att säga utsläckt efter den första placeringen på marknaden. Har konsumtion inträtt är effekten oåterkallelig. Frågan om konsumtion har betydelse för under vilka förutsättningar ett intrång kan göras gällande i ett licensavtalsförhållande eller mot ett senare led i distributionskedjan.s. 38

2.Konsumtionsprincipen är starkt präglad av EU-samarbetets regionala utveckling och strävan efter förverkligande av en inre marknad. Varorna måste ha förts ut på marknaden inom EES-området, eller importerats hit, för att den regionalt styrda konsumtionsprincipen ska slå till. Från EU-domstolen har kommit ett rikligt omfång av rättspraxis som behandlar immaterialrättslig konsumtion. Inom ramen för undersökningen kommer främst de avgöranden som har bäring på licenstagares användning av varumärken behandlas, särskilt i förhållande till hur konsumtionstidpunkten bestäms.s. 38

3.För varumärkesrättens del finns stöd för konsumtionsprincipen i 1 kap. 12 § varumärkeslagen. En motsvarande bestämmelse finns i artikel 13 varumärkesförordningen. Efter att en vara förs ut på marknaden ändras dess varumärkesrättsliga status, genom att varan får karaktär av annan lös egendom som fritt kan säljas vidare. Eftersom effekten av konsumtion är oåterkallelig kan innehavaren inte förändra varornas konsumtionsstatus genom att exempelvis återta kontrollen eller ägandet av varorna. Det är således inte möjligt för varumärkeshavaren, eller licenstagaren, att vidta några dispositioner för att återuppväcka varumärkesrätten till varorna. 236s. 38

4.Viss möjlighet att motsätta sig fortsatt vidareförsäljning och marknadsföring av varumärkesrättsligt konsumerade varor finns emellertid. Av 1 kap. 12 § andra stycket varumärkeslagen följer att innehavaren får motsätta sig fortsatt användning av varumärket om varornas skick förändrats eller försämrats sedan de förts ut på marknaden, eller när det finns någon annan skälig grund. Denna rätt att motsätta sig fortsatt användning kan ta sikte både på varornas materiella och abstrakta egenskaper.[^1000] Av rättspraxis framgår att rätten att motsätta sig fortsatt användning har ett nära samband med varumärkets funktioner och anseende.[^1001]s. 39

5.Konsumtion inträder när varorna förts ut på marknaden. Det mest grundläggande exemplet på att ”varorna förts ut” är att varumärkeshavaren överlåter varor som är försedda med varumärket till tredje man inom EES-området. Att endast hålla varorna tillgängliga för försäljning, eller import till EES-området i syfte att sälja varorna vidare, innebär inte att ensamrätten konsumeras – utan det förutsätts någon form av överlåtelse från varumärkeshavaren.[^1002] Konsumtionstidpunkten är således knuten till tillfället då varumärkeshavaren kan realisera det ekonomiska värde som är förbundet med varumärket och ensamrätten.[^1003]s. 39

6.237s. 39

Varumärkeshavarens samtycke

1.Av 1 kap. 12 § varumärkeslagen framgår att även annan, med varumärkeshavarens samtycke, kan föra ut varor på marknaden med följden att ensamrätten konsumeras.[^1004] Typiskt sett avser denna situation att en licenstagare, eller annan till innehavaren ekonomiskt bunden part, för ut varor på marknaden.[^1005] En licenstagare kan följaktligen också disponera över samtycket på så sätt att denne – med rättighetskonsumerande verkan – kan föra ut varor på marknaden.[^1006]s. 40

2.Varumärkeshavaren anses i dessa fall fortfarande ha möjlighet att trygga sina intressen, till exempel genom att ställa upp villkor i licensavtalet om hur och när en varumärkesförsedd vara får föras ut på marknaden.[^1007] Kontrollmöjligheten innebär att varumärkeshavaren kan säkerställa varumärkets ursprungsangivelse och kvalitetsgaranti i förhållande till konsumenterna eller slutanvändarna.[^1000] För att ensamrätten ska konsumeras krävs emellertid inte att varumärkeshavaren faktiskt utövar någon kontroll. Det räcker att varumärkeshavaren har en möjlighet att utföra kontroller, exempelvis genom att uppställa kvalitetskrav i licensavtalet.[^1001] Varumärkeshavaren får stå konsekvenserna av sitt val om denne underlåter att införa förpliktelser av detta slag i avtalet.s. 40

3.Möjligheten för varumärkeshavaren att utöva kontroll ska förstås mot bakgrund av vad EU-domstolen framhållit utgör varumärkets särskilda föremål:s. 40

4.Det särskilda föremålet för varumärkesrätten är i synnerhet att varumärkes-s. 40

5.innehavaren skall garanteras ensamrätt att använda varumärket när en varas. 40

6.förs ut på marknaden för första gången och att han därigenom skall skyddas 238s. 40

7.mot konkurrenter som vill utnyttja varumärkets ställning och rykte genoms. 41

8.att sälja varor som otillbörligen har försetts med detta.[^1002] Det särskilda föremålet har således ett nära samband med varumärkets ursprungsangivelsefunktion, såtillvida att de kan sägas utgöra två sidor av samma mynt.[^1003] Den ena sidan består av ensamrätten att använda varumärket när varorna förs ut på marknaden för första gången – varefter den rätten konsumeras. Den andra sidan består av rätten att motsätta sig all varumärkesanvändning som kan skada ursprungsgarantin, som innefattar både en garanti för ursprungsidentitet och för märkesvarans integritet.[^1004]s. 41

9.I förhållande till licenstagarens dispositionsrätt över varumärket inträder konsumtionstidpunkten på motsvarande sätt som för innehavaren, dvs. när licenstagaren fört ut varorna på marknaden. Det är först vid denna tidpunkt som innehavarens samtycke blir varumärkesrättsligt relevant. Enbart förekomsten av ett licensavtal innebär således inte att licenstagaren erhåller ett generellt och ovillkorligt samtycke till att i allmänhet föra ut varor försedda med varumärket.[^1005] Enligt EU-domstolen ska samtycket till att varorna förs ut på marknaden förstås på samma sätt som rätten enligt licensavtalet att över huvud taget använda varumärket.[^1006]s. 41

10.EU-domstolen har i Copad-målet fastställt att det finns en tydlig koppling mellan innehavarens tillstånd till varumärkesanvändning enligt licensavtalet och licenstagarens konsumtionsgrundande dispositionsrätt av varumärkesförsedda varor. Rätten att använda varumärket – med konsumtionsgrundande effekt – gäller endast så länge som licenstagaren håller sig inom ramen för licensbestämmelserna som räknas upp i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen.[^1007]s. 41

11.239s. 41

12.I målet hade Christian Dior påstått att bolagets samtycke till att licens tagaren förde ut varor på marknaden endast förelåg så länge någon bestämmelse i licensavtalet inte överträddes.[^1008] EU-domstolen framhöll emellertid att det endast är överträdelse av licensbestämmelser som anges i artikel 8.2 varumärkesdirektivet som innebär att varumärkeshavarens samtycke inte anses föreligga och att rättigheterna till varumärket därför inte konsumeras vid licenstagarens försäljning av varorna.[^1009] Konsumtionsgrundande samtycke föreligger således endast under förutsättning att licenstagarens överträdelse inte kan angripas som ett varumärkesintrång.s. 42

13.Det förefaller nödvändigt att låta licenstagarens konsumtionsgrundande samtycke styras av bestämmelsen i artikel 8.2 varumärkesdirektivet. Annars skulle egendomliga konsekvenser kunna uppstå – vilket blir tydligt om man beaktar vilka alternativ som finns. Ett alternativ till en sammankoppling med artikel 8.2 skulle vara att rätten att föra ut varor med konsumtionsgrundande verkan följer generellt av licensavtalet. Copad hade i målet gjort gällande att ett licensavtal innebär att varumärkeshavaren ger sitt absoluta och ovillkorliga samtycke till att licenstagaren för ut varor försedda med varumärket på marknaden.[^1010] Ett annat alternativ skulle vara att varje överträdelse av licensavtalet från licenstagaren hindrar att konsumtion inträder – vilket Christian Dior påstått.[^1011]s. 42

14.Om det första alternativet hade valts skulle konsumtion inträda oberoende av frågan om licenstagarens överträdelse av en licensbestämmelse innebär ett intrång. Det skulle följaktligen kunna medföra en situation varigenom licenstagaren överträder en kvalitetsbestämmelse i avtalet och därför begår ett varumärkesintrång, men att försäljningen till tredje man samtidigt innebär att varorna förts ut på marknaden med konsumtionsgrundande verkan. Varorna skulle således – trots licenstagarens intrång – därefter fritt kunna vidareförsäljas, med den allmänna begränsning som följer av 1 kap. 12 § andra stycket varumärkeslagen.s. 42

15.Det andra alternativet – där varje överträdelse av licensavtalet innebär att det inte finns något samtycke till att föra ut varorna – leder till motsvarande egendomliga konsekvenser. Förhållandet kan åskådliggöras med att tillverkning och försäljning av fler varor än licensavtalet tillåter 240 endast medför ett kontraktsrättsligt ansvar.[^1012] Kontraktsbrottet skulle under dessa förutsättningar innebära att det inte finns något samtycke till att föra ut varorna på marknaden med konsumtionsgrundande verkan. Köparens vidareförsäljning av varorna skulle därmed utgöra ett varumärkesintrång, eftersom varorna inte blivit varumärkesrättsligt konsumerade, trots att licenstagarens försäljning endast inneburit ett kontraktsbrott.s. 42

16.Följaktligen behöver frågan om varumärkeshavaren samtyckt till att licenstagaren för ut varor på marknaden med konsumtionsgrundande effekt, med nödvändighet kopplas till bedömningen om licenstagarens överträdelse av licensavtalet kan angripas som ett varumärkesintrång.[^1013] Konsumtion inträder således endast under förutsättning att licenstagarens användning inte utgör ett varumärkesintrång.s. 43

17.Även om kopplingen mellan varumärkesrättens konsumtion och förekomsten av intrång på licenstagarens sida förefaller riktig i systematiskt hänseende, medför den ett betydande osäkerhetsmoment för en tredje man som köper och vidareförsäljer varor från licenstagaren. För en utomstående återförsäljare kan det bli svårt att förutse vilka konsekvenser varornas vidareförsäljning för med sig. Om licenstagaren bryter mot avtalet i något avseende som omfattas av 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen, riskerar nämligen återförsäljaren att göra sig skyldig till varumärkesintrång – trots att varorna köpts från en officiell licenstagare. Intrångsansvaret är objektivt och oberoende av om återförsäljaren känt till licensavtalets innehåll eller haft möjlighet att bedöma huruvida licenstagaren håller sig inom upplåtelsens ramar.[^1014]s. 43

18.241s. 43

19.En återförsäljare kan rimligen antas utgå från att rätt till användning eller vidareförsäljning finns för varor som köpts från en licenstagare, utan att behöva kontrollera detta med varumärkeshavaren.[^1015] Ett eventuellt intrång kan i normalfallet därför antas ha gjorts i god tro. Men redan ett intrång i objektiv mening medför att ett slutligt vitesförbud kan meddelas mot återförsäljaren.[^1016] Intrånget kan därigenom innebära att återförsäljaren lämnas med ett stort varulager som denne inte kan avyttra eller att domstolen enligt 8 kap. 7 § varumärkeslagen förordnar om att varorna ska förstöras. Vidare ska beaktas att återförsäljaren, i den mån det är skäligt, kan vara skyldig att utge skälig ersättning för utnyttjandet av varumärket även om intrånget gjorts i god tro.[^1017]s. 44

20.Förhållandet att konsumtion inte inträder vid licenstagarens överträdelse av en varumärkesrelaterad licensbestämmelse kan följaktligen medföra en besvärande osäkerhet för tredje man. Emellertid kan en intresseavvägning i den aktuella situationen svårligen leda till ett annat resultat. Det gäller särskilt i förhållande till varumärkeshavarens intresse av att kunna skydda varumärket från skada.s. 44

21.Licensbestämmelser med avseende på varornas kvalitet, den form under vilket varumärket får användas samt, i viss utsträckning, arten av varor eller tjänster är tydligt präglade av varumärkets ursprungsangivelse- och kvalitetsgarantifunktion. Bestämmelser av detta slag ligger i själva kärnan för den varumärkesrättsliga ensamrätten.[^1018] Eftersom omsättnings kretsen normalt härleder kontrollen över varumärket och de varor eller tjänster som produceras till innehavaren – inte licenstagaren – framstår dessa bestämmelser vara av central betydelse.[^1019]s. 44

22.Vidare ska beaktas att det i varumärkets ursprungsangivelse- och kvalitetsgarantifunktion finns ett tydligt konsumentskyddsintresse. Ett varumärke måste kunna utgöra en garanti för att alla produkter som bär det har framställts under kontroll av ett företag som ansvarar för deras kvalitet.[^1020] Av samma skäl kan överträdelser av en bestämmelse om licensens giltighet anses vara av sådan vikt för innehavaren att konsumtion inte bör inträda. Utöver varumärkeslagens sanktionsbestämmelser saknar 242 varumärkeshavaren i regel andra effektiva medel för att förhindra fortsatt användning av varumärket efter avtalets upphörande.s. 44

23.Ovanstående resonemang gör sig inte gällande med samma styrka be - träffande licensbestämmelser som reglerar inom vilket geografiskt område varumärket får användas eller appliceras. Det intresse som huvudsakligen säkerställs härvid är varumärkeshavarens ensamrätt att föra ut varan på marknaden för första gången, dvs. ett mer direkt ekonomiskt intresse.[^1021] Av systematiska skäl förefaller det emellertid inte rimligt att särskilja licensbestämmelser av detta slag från andra intrångsgörande överträdelser enligt 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen. Likväl kan intresseavvägningen till varumärkeshavarens fördel jämfört med en tredje man som i god tro köpt varor från en licenstagare – i förhållande till denna licensbestämmelse isolerat – diskuteras.s. 45

Ö verlåtelse av varor från varumärkeshavaren till