ensamrätt

Inledning

1.I tidigare avsnitt behandlas situationen att ett äldre varumärke, såsom relativt registreringshinder, utgjort grund för ogiltigförklaring av ett yngre varumärke. Utöver att utgöra ogiltighetsgrund kan varumärken med äldre prioritet medföra att innehavaren av det yngre varumärket drabbas av en talan om varumärkesintrång och därmed förbjuds från fortsatt användning. 138s. 61

2.Felkategorin i detta avsnitt avser situationer när tredje man innehar rättigheter som hindrar köparen eller licenstagaren att använda varumärket i avsedd utsträckning eller på avsett sätt. Eftersom relativa registreringshinder redan behandlats utförligt ovan i avsnitt 2.6.3, ska här endast kort diskuteras vilka särskilda aspekter som kan antas bli aktuella vid sidan av risken för att varumärket ogiltigförklaras. Därtill ska diskuteras situationen att tredje man innehar rättigheter som kan hindra användning, men som inte utgör grund för ogiltighetsförklaring. Den senare situationen kan främst uppkomma när det finns ett lokalt inarbetat varukännetecken som utgör hinder för användning av det överlåtna eller upplåtna varumärket inom ett avgränsat geografiskt område.s. 62

Tredje mans varumärke utgör hinder för användningen

1.Ogiltigförklaring av ett varumärke på grund av ett relativt registreringshinder innebär att ensamrätten upphör och därför inte kan göras gälland e mot tredje mans användning. Däremot innebär ogiltigheten inte att den tidigare innehavaren är förhindrad att fortsatta använda märket. I beskrivningen av felsituationen att varumärket ogiltigförklaras på grund av ett relativt hinder har antagits att det förefaller närliggande att en köp are eller licenstagare typiskt sett har rätt att förvänta sig att ensamrätten består och att fel i varumärket annars föreligger. Felet har i detta avseende beskrivits som ursprungligt.s. 62

2.Ett varukännetecken som utgör ett relativt registreringshinder enligt 2 kap. 8 § varumärkeslagen utgör även grund för en talan om varumärkesintrång mot det yngre kännetecknet. Varumärken som kan utgöra grund för ogiltigförklaring är följaktligen samma som kan utgöra grund för en intrångstalan enligt 1 kap. 10 § varumärkeslagen. Det relativa registrerings hindret innebär att innehavaren av det yngre varumärket riskerar att angripas med en intrångstalan och därigenom förbjudas från fortsatt användning. För innehavaren av det äldre varumärket finns således en möjlighet att välja mellan en ogiltighets- och intrångstalan. Det är endast i det senare fallet som användningen av det yngre varumärket måste upphöra och ersättning kan utdömas.s. 62

3.139s. 62

4.Att helt förbjudas från fortsatt användning, jämte eventuell skyldighet att utge ersättning för intrånget, är en längre gående belastning för en köpare eller licenstagare i jämförelse med att endast drabbas av ogiltighet. Ett förbud mot att använda ett varumärke innebär i princip att det är värdelöst.s. 63

5.Likheten i de varumärkesrättsliga grunderna för intrång och ogiltighet talar för att en säljares eller licensgivares kontraktsrättsliga ansvar beträffande båda felsituationer bör bedömas på snarlikt sätt. Eventuella svårigheter att bedöma förekomsten av ogiltighetsgrunder inom varumärkesrätten är av liknande karaktär som frågan om ett varumärkesintrång föreligger. I avsnitt 2.6.3.4 ovan har diskuterats argument för och emot ett eventuellt kontraktsrättsligt felansvar som en följd av att ett överlåtet eller upplåtet varumärke ogiltigförklaras. Resonemangen gör sig gällande i motsvarande utsträckning i situationer att köparen eller licenstagaren drabbas av en intrångstalan, eftersom det är fråga om samma relativa registreringshinder som förorsakat felet. Det kan därtill framhållas att den längre gående belastningen i att ett varumärkesintrång medför att användningen måste upphöra, innebär att felansvaret i vart fall inte bör vara mildare än för situationen att varumärket ogiltigförklaras.s. 63

6.Omständigheten att ett överlåtet eller upplåtet varumärke inte kan användas på grund av risken för intrång i annans rättighet har stora likheter med immaterialrättsligt fel enligt den köprättsliga terminologin. Som framhållits i avsnitt 2.3.3 är det osäkert hur immaterialrättsliga fel ska behandlas inom köprätten. Om köplagens regler om faktiska fel tilllämpas på den aktuella felsituationen kommer bedömningen att i princip utgå från vad köparen med fog ägt rätt att förutsätta avseende möjligheten att använda varumärket. Bedömningen blir därmed objektiv på så sätt att säljaren även kan bära risken för immaterialrättsliga belastningar som denne inte känt till. 140s. 63

7.I doktrinen har argumenterats för att bedömningen av immaterialrättsliga fel bör vara förenad med ett friare förhållningssätt än ett strängt objektivt ansvar. Förhållningssättet skulle inbegripa en större möjlighet att ta hänsyn till i vilken utsträckning säljaren måste antas ha känt till den immaterialrättsliga belastningen och risken för anspråk från tredje man. Det är inte helt klart om diskussionen som förts angående immaterialrättsliga fel och köplagen kan överföras till situationen att användning av ett överlåtet varumärke i sig innebär intrång i tredje mans känneteckensrätt.s. 64

8.Sannolikt ska skillnaden mellan en överlåtelse av en rättighet och en lös sak inte underskattas. Skillnaden ligger främst i hur belastningen drabbar det överlåtna föremålet. Om den immaterialrättsliga belastningen ligger i den överlåtna varan kan köparen eller säljaren i vissa fall begränsa effekten av hindret genom att vidareförsälja varorna i ett tredje land där intrång inte sker. Ett ytterligare alternativ skulle vara att avlägsna intrångsgörande kännetecken från varorna. När hindret däremot ligger i den överlåtna rättigheten kan det antas att belastningen blir mer påtaglig för köparen, eftersom immaterialrätten inte kommer att kunna användas inom det geografiska område där hindret föreligger eller att en licens behöver förvärvas. Sannolikt blir hindret därigenom svårare att avhjälpa eller begränsa. Därutöver ska beaktas att en viktig omständighet som ligger till grund för det subjektiva ansvaret för immaterialrättsliga fel enligt artikel 42 CISG ligger i att en säljare normalt har svårare att överblicka förekomsten av immaterialrätter i köparens land. Avser överlåtelsen däremot en varumärkesrätt kommer säljaren, om denne använt varumärket, typiskt sett ha bättre kännedom om eventuellt förekommande tredjemanshinder.s. 64

9.En annan intressant möjlig jämförelse är frågan om principerna för rådighetsfel kan tillämpas för situationen att varumärkesanvändningen innebär intrång i tredje mans ensamrätt. Av vad som framgår av NJA 1991 s. 808 (rådighetsinskränkning vid rörelseöverlåtelse) ansvarar säljaren för rådighetsinskränkningar om säljaren i) uttryckligt utfäst det, ii) genom sitt uppträdande gett köparen anledning att anta att ingen inskränkning i rådigheten fanns eller iii) känt till inskränkningen men underlåtit atts. 64

10.141 upplysa köparen om den. Det är inte helt klart om säljaren bär ett ansvar även när denne inte känt till eller borde ha känt till rådighetsinskränkningen. Jämställs situationen med rådighetsinskränkningar kan således stöd åberopas för att säljaren endast ska svara för sådana varumärkesrättsliga hinder som denne känt till, eller borde ha känt till.s. 64

11.Ett grundläggande problem med att jämställa immaterialrättsliga fel med rådighetsinskränkningar ligger emellertid i hur felen uppkommer. Att tredje man innehar en ensamrätt som utgör hinder för användningen skiljer sig i grunden från att en senare – utifrån kommen – offentligrättslig reglering eller beslut medför att en överlåten vara inte får fortsätta att användas. Varumärkesrättsligt fel i detta avseende beror nämligen på ensamrättens inneboende egenskaper. Rätten att använda ett varumärke gäller endast så länge andras rättigheter inte utgör ett hinder. Risken för intrång avser relationen mellan två objekt (kännetecken), i vilken gränsdragningen dem emellan (skyddsomfånget) kan vara svår att utvärdera på förhand. Om användning av varumärket faller inom skyddsomfånget för annans känneteckensrätt med äldre prioritet kommer bristen ha funnits i varumärket från början – även om hindret uppmärksammats först senare. Hindret skulle därför kunnat ha upptäckts om bara en tillräckligt grundlig undersökning genomförts.s. 65

12.En invändning mot att en säljare över huvud taget ska bära ansvar för att varumärket inte gör intrång i tredje mans rätt skulle kunna påstås ligga i ensamrättens konstruktion såsom negativt avgränsad. Ensamrätten till ett varumärke innebär – jämlikt 1 kap. 10 § varumärkeslagen – att ingen annan än innehavaren får använda varumärket. Såsom ensamrätten lagtekniskt är konstruerad består den endast av en negativ förbudsrätt. I varumärkeslagen föreskrivs inte uttryckligt någon positiv rätt för innehavaren att faktiskt använda varumärket. En argumentationslinje skulle därför kunna bestå i att en köpare av ett varumärke inte har rätt att förvänta sig att detta kan användas, eftersom varumärkeslagen inte tillhanda håller sådan positiv rätt för innehavaren. Köparen har genom förvärvet inte rätt att med fog förutsätta att bli satt i en bättre position än säljaren, utan endast i en position varigenom annans användning kan förbjudas. 142s. 65

13.Diskussionen om varumärkesrätten såsom en negativt eller positivt av - gränsad ensamrätt är emellertid inte någon framkomlig väg för att fastställa vilket eventuellt felansvar som ska föreligga när varumärket inte kan användas. Det senare är en kontraktsrättslig fråga som måste avg öras på självständig grund. Hur ensamrätten rättstekniskt har avgränsats är skilt från frågan om vad en varumärkeshavare normalt förväntar sig av ensamrättspositionen. En innehavare av ett varumärke torde normalt eftersträva möjligheten att använda varumärket i positiv bemärkelse. Rätten till användning av varumärket gäller emellertid endast så länge andras rättigheter inte utgör hinder. Vidare ska beaktas att användningstvånget inom varumärkesrätten förutsätter att ett varumärke används för att ensamrätten ska vidmakthållas. Det bör således ut ifrån ensamrättens negativa definition inte vara möjligt att avgöra vad en köpare eller licenstagare har rätt att förutsätta avseende rätten att använda varumärket.s. 66

14.Sammanfattningsvis förefaller det, mot bakgrund av vad som anförts ovan, närliggande att ålägga säljaren eller licensgivaren ett objektivt felansvar även för förekomsten av tredjemansrättigheter som hindrar an - vändning av det överlåtna eller upplåtna varumärket. Motsvarande har framhållits beträffande risken för att varumärket ogiltigförklaras efter en överlåtelse eller upplåtelse på grund av ett absolut eller relativt registreringshinder. Det saknas, enligt min mening, bärande skäl för att behandla tredjemanshinder beträffande risken för intrång eller ogiltighet olika i ett kontraktsrättligt hänseende. Särskilt med beaktande av att riskerna grundar sig på samma varumärkesrättsliga tredjemanshinder ochs. 66

15.143 att möjligheten att välja mellan ogiltighets- eller intrångstalan helt ligger i tredje mans händer. Att köparen eller licenstagaren som utgångspunkt bör ha rätt att förvänta sig att varumärket kan användas innebär inte att det här har tagits ställning till hur immaterialrättsliga fel generellt bör behandlas inom ramen för köprätten, eftersom detta – som redan på - pekats – i viss utsträckning är en skild fråga.s. 66

Lokalt inarbetade varukännetecken

1.Som nämnts inledningsvis, i avsnitt 2.7.1, kan situationen förekomma att tredje man innehar rättigheter som hindrar användning av det överlåtna eller upplåtna varumärket, men som inte utgör grund för ogiltighetsförklaring. Förhållandet kan uppstå när det förekommer ett lokalt inarbetat varukännetecken som utgör hinder för användning av ett yngre varumärke inom det geografiska området där inarbetning finns. Det är inte givet att säljaren eller licensgivaren bör åläggas ett felansvar för förekomsten av sådana lokala användningshinder, i samma utsträckning som ovan.s. 67

2.För att ett inarbetat varukännetecken ska utgöra hinder mot en senare registrering, och därmed även utgöra ogiltighetsgrund, krävs att det in - arbetade skyddet gäller inom en väsentlig del av landet. Ett lokalt inarbetat varukännetecken, där ensamrätten endast gäller inom det inarbetade geografiska området, utgör följaktligen inte ett hinder mot en senare registrering. Detsamma gäller för andra så kallade naturliga kännetecken, dvs. inarbetade firmor och sekundära näringskännetecken samt namn. I bedömningen av vad som utgör en väsentlig del av landet ska hänsyn tas till omfattningen av det geografiska området där kännetecknet är inarbetat. Även ett mindre område kan betraktas som en väsentlig 144 del av landet, om denna del inrymmer en stor del av befolkningen – till exempel något av storstadsområdena i landet.s. 67

3.Även om ett lokalt inarbetat kännetecken inte utgör hinder för en senare registrering kan det utgöra hinder för innehavaren av det registrerade varumärket att använda varumärket inom det aktuella området. Det inarbetade varukännetecknet förlorar således inte sitt skydd i förhållande till ett yngre varumärke.s. 68

4.En snarlik reglering gäller i förhållande till EU-varumärken. Av artikel 8.4 i varumärkesförordningen följer att innehavaren av ett icke registrerat varumärke, som används i mer än bara lokal omfattning, kan invända mot en yngre ansökan om registrering av ett EU-varumärke. Bestämmelsen träffar olika typer av inarbetade rättigheter, till exempel inarbetade varukännetecken eller firmor, sekundära näringskännetecken och andra naturliga kännetecken. Registreringshindret är tillämpligt under förutsättning att den nationellt inarbetade ensamrätten har förvärvats med tidigare prioritet än ansökan om EU-varumärke samt att den nationella lagstiftningen ger innehavaren av den inarbetade rättigheten rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke.s. 68

5.Liksom den nationella regleringen i varumärkeslagen innehåller varumärkesförordningen en bestämmelse om förhållandet mellan en äldre lokalt inarbetad rättighet och ett yngre registrerat EU-varumärke. Enligt artikel 111 varumärkesförordningen får medlemsländerna tillämpa en ordning som innebär att ett lokalt inarbetat kännetecken kan åberopas som grund för ett yrkande om förbud mot användning av EU-varumärke inom området där inarbetningen består. Innehavaren av EU-varumär-s. 68

6.145 ket kan vidare inte motsätta sig användningen av det äldre kännetecknet inom området där det är inarbetat.s. 68

7.I denna felsituation är det fråga om att tredje man innehar ett lokalt inarbetat kännetecken med äldre prioritet och som därför hindrar an - vändning av det överlåtna eller upplåtna varumärket inom det aktuella området. Förekomsten av lokala rättigheter innebär att en köpare eller licenstagare begränsas geografiskt genom att varumärket inte kan användas inom hela territoriet som omfattas av registreringen. Bör säljaren eller licensgivaren bära ett felansvar även för en sådan begränsning i användningsrätten?s. 69

8.Det ska i detta avseende beaktas att tredje mans lokalt inarbetade rättighet inte kan vara allt för omfattande för att det ska vara aktuellt med eventuell särbehandling i kontraktsrättsligt felhänseende. Det kan vara tillräckligt att ett varukännetecken är inarbetat inom något av storstadsområdena för att det ska vara fråga om en inarbetning inom en väsentlig del av landet. Sådan äldre inarbetning innebär att registreringshindret enligt 2 kap. 8 § varumärkeslagen slår till och att varumärket kan ogiltigförklaras, vilket redan behandlats i avsnitt 2.6.3.4. Här diskuteras således endast inarbetning som är av begränsad lokal omfattning.s. 69

9.Bedömningen av vilket felansvar som eventuellt ska åligga säljaren eller licensgivaren bör i hög grad bero på vilken omfattning den lokala användningen har. Användningen kan vara av sådan blygsam omfattning att den inte nämnvärt påverkar det överlåtna eller upplåtna varumärkets värde, exempelvis eftersom varumärket aldrig använts inom det aktuella området. Förhållandet kan åskådliggöras med exemplet att ett EUvarumärke som överlåtits har varit föremål för extensiv användning i ett flertal medlemsstater. Förekomsten av ett inarbetat kännetecken som inte används i mer än lokal omfattning i ett avlägset EU-land har sannolikt begränsad betydelse för EU-varumärkets värde.s. 69

10.En jämförelse i detta avseende kan göras med 9 § andra stycket skuldebrevslagen, enligt vilken en säljare normalt inte svarar för gäldenärens betalningsförmåga – även kallat lönsamhetsfel. Förekomsten av lokalt in - arbetade rättigheter skulle kunna liknas vid ett lösamhetsfel bestående i att köparen inte erhåller det värde som kanske förutsatts, eftersom marknaden är geografiskt avgränsad i viss utsträckning. Köparens eller licenstaga146 rens befogade förväntningar avseende rätten att använda varumärket bör således inte reservationslöst och utan inskränkningar antas omfatta hela det geografiska området inom vilket registreringen eller upplåtelsen gäller.s. 69

11.Överlag kan det sättas i fråga om en köpares eller licenstagares eventuella förväntningar om vilket eventuellt skyddsomfång ett varumärke har bör skyddas vid en kontraktsrättslig disposition. Visserligen har det i undersökningen utgåtts ifrån att köparen eller licenstagaren i normalfallet har rätt att med fog förutsätta att varumärket registrerats korrekt vad avser risken för ogiltighet eller upphävning. Men att därutöver utsträcka ansvaret till att omfatta särskilda förväntningar kring vilket värde – och skyddsomfång – ett varumärke har vore att allokera en alltför stor risk på säljaren eller licensgivaren.s. 70

12.Jämförelsen med skuldebrevslagens reglering av lönsamhetsfel i 9 § andra stycket blir här särskilt tydlig. Köparens eller licenstagarens värdering av kontraktsföremålet och förväntade intäkter bör ske på egen risk, om inte annat framgår av avtalet eller omständigheterna. Detsamma bör vara fallet beträffande förväntningar om skyddsomfång och huruvida ett varumärke är att betrakta som välkänt.s. 70

13.I undantagsfall skulle emellertid en analog tillämpning av 17 § andra stycket 2 köplagen kunna aktualiseras i detta sammanhang. Bestämmelsen reglerar under vilka förutsättningar felansvar föreligger när varan är ägnad för ett särskilt ändamål. Felansvar i detta avseende förutsätter att säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och att köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. Om säljaren vid köpet exempelvis insett att köparen utgått ifrån att varumärket var välkänt skulle möjligen ett felansvar kunna föreligga om så visade sig inte vara fallet. Frågan är emellertid om man för varumärkesrättsliga förhållanden kan utgå från att köparen haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning om visst skyddsomfång, eftersom köparen rimligen bör ha motsvarande förutsättningar att göra bedömningen. En tillämpning av den aktuella regeln vid bedömningar av varumärkets skyddsomfång förefaller således alltför extensivt.s. 70

14.147s. 70

Ensamrätten är begränsad

Inledning

1.Med felsituationen att ensamrätten är begränsad avses att köparen eller licenstagaren måste tåla viss konkurrerande användning. Den konkurrerande användningen kan uppstå på antingen varumärkes- eller avtalsrättslig grund.s. 71

Samexistens på varumärkesrättslig grund

1.Varumärkeslagens första kapitel innehåller bestämmelser om vilka följder som inträder när innehavaren av ett varumärke förhåller sig passiv till senare registreringar eller användning av identiska eller liknande varumärken. Reglerna utgör undantag från den varumärkesrättsliga huvudregeln att kollisionsfall mellan två kännetecken ska lösas genom att den som har tidigast prioritet har företräde. Syftet med reglerna är främst billighetshänsyn gentemot den yngre rättens innehavare.s. 71

2.Av 1 kap. 14 § varumärkeslagen följer att en yngre registrering som gjorts i god tro kan leva parallellt med en äldre rätt, om innehavaren av den äldre rätten har känt till och funnit sig i att det yngre varumärket efter registreringsdagen har använts här i landet fem år i följd. Enligt bestämmelsens andra stycke ska denna rätt för det yngre varumärket, i de fall varumärket endast använts för en del av de varor eller tjänster som det är registrerat för, endast gälla i förhållande till dessa varor eller tjänster.s. 71

3.I 1 kap. 15 § varumärkeslagen finns en liknande bestämmelse gällande passivitet i förhållande till inarbetade kännetecken. Till skillnad från den explicita femårsgränsen avseende yngre registrerade varumärken, innehåller 1 kap. 15 § varumärkeslagen inte någon generell tidsgräns. Bestämmelsen är tillämplig om innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid vidtagit åtgärder för att hindra användningen av det yngre kännetecknet. Tidsperioden är således inte statiskt bestämd, utan bedömningen 148 ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet och utifrån hur situationen tett sig för den äldre rättens innehavare. Beträffande äldre kännetecken som är kända inom en betydande del av omsättningskretsen, dvs. på marknaden väl etablerade kännetecken, anges i förarbetena att ett ingripande inom fem år från det att innehavaren erhöll kännedom om det yngre kännetecknet som utgångspunkt anses ha skett inom rimlig tid. För varumärken som inte är kända innebär det motsatsvis att passivitet under en kortare period än fem år kan medföra preklusionsverkan i förhållande till ett yngre varukännetecken.s. 71

4.För att preklusion ska inträda i förhållande till ett yngre registrerat varumärke, anges som en förutsättning i 1 kap. 14 § varumärkeslagen att innehavaren av den äldre rätten har kännedom om den senare an - vändningen. Något sådant uttryckligt krav på kännedom uppställs emellertid inte för yngre inarbetade varukännetecken enligt 1 kap. 15 § varumärkeslagen. Bedömningen som ska göras enligt det senare lagrummet avser främst huruvida innehavaren av den äldre rätten ingripit inom rimlig tid mot intrånget i dennes rätt.s. 72

5.Följden av att den äldre rättshavaren förhåller sig passiv i enlighet med 1 kap. 14 och 15 §§ varumärkeslagen, är att denne inte kan göra gällande intrång eller föra talan om ogiltighet mot det yngre kännetecknet. Innehavaren av det yngre kännetecknet kan emellertid inte heller motsätta sig användning av den äldre rättigheten. Rättigheterna kommer i dessa fall följaktligen att existera parallellt. Vad gäller ett yngre inarbetat kännetecken enligt 1 kap. 15 § varumärkeslagen kan en domstol – meds. 72

6.149 stöd av 1 kap. 16 § varumärkeslagen och på yrkande av part – förordna om att ett av varumärkena, eller båda, endast får användas på särskilt sätt, såsom i ett visst utförande eller med tillägg av ortsangivelse eller innehavarens namn. Beslutet får emellertid inte avse ett registrerat varumärke.s. 72

7.Varumärkeslagens passivitetsbestämmelser innebär att det för en köpare eller licenstagare av ett varumärke kan finnas samexisterande varumärken mot vilka inte kan invändas. Även om det finns viss möjlighet att begära att en domstol förordnar om i vilken utformning det yngre inarbetade varukännetecknet får användas, finns inte möjlighet att förhindra den faktiska användningen. Det innebär att köparen eller licenstagaren måste tåla förekomsten av parallella, eventuellt konkurrerande, rättigheter.s. 73

8.De nackdelar som uppstår till följd av att passivitet inträtt i förhållande till ett yngre kännetecken bör typiskt sett vara begränsade. Det är inte fråga om att det överlåtna eller upplåtna varumärket står fritt för alla att utnyttja, utan endast att ett specifikt yngre kännetecken får användas parallellt. Köparen eller licenstagaren är därigenom inte förhindrad från fortsatt egen användning och riskerar heller inte att göra intrång i det yngre kännetecknet. Passivitetsbestämmelserna innebär inte heller att innehavaren av det yngre kännetecknet har rätt att använda detta som en referens för det äldre varumärkets verksamhet, utan endast som särskiljare för egna varor eller tjänster.s. 73

9.Det som i praktiken inträffar med förekomsten av parallella kännetecken som en följd av passivitet, är att innehavaren inte erhåller ett lika omfattande skyddsomfång som kanske hade förutsatts. På motsvarande sätt som vid förekomsten av lokalt inarbetade varukännetecken, kan en jämförelse i detta avseende göras med regleringen av lönsamhetsfel enligt 9 § andra stycket skuldebrevslagen. En säljare ansvarar i normalfallet inte för lönsamhetsfel. 150s. 73

10.Varumärkesrättens preklusionsbestämmelser skulle även kunna liknas vid den patenträttsliga föranvändarrätten enligt 4 § patentlagen. Bestämmelsen innebär att tredje man som nyttjat – eller vidtagit väsentliga förberedelser för nyttjandet av – en uppfinning innan prioritetsdagen för patentansökan, får fortsätta användningen även efter patentets beviljande. Det finns emellertid en viktig skillnad i att passivitet enligt 1 kap. 14 § varumärkeslagen förutsätter att innehavaren av det äldre varumärket känt till det yngre varumärket, men inte ingripit i god tid. Den patenträttsliga föranvändarrätten förutsätter inte passivitet från patenthavaren på samma sätt.s. 74

11.I kontraktsrättsligt hänseende anses säljaren av ett patent inte svara för förekomsten av en känd föranvändarrätt. En licensgivares ansvar vid upplåtelse av patent anges bero på i vilken utsträckning föranvändarrätten inverkar på licenstagarens situation, varvid licenstagaren kan ha rätt till reduktion av licensavgiften eller i undantagsfall ha rätt att häva licensavtalet. Upplåtelsens omfattning blir därigenom av stor betydelse. Till exempel påstås en patentlicenstagare med enkel licens inte ha rätt att framställa anspråk på att det inte ska förekomma konkurrerande användning.s. 74

12.Slutligen kan en jämförelse möjligen göras med situationen i 1 kap. 11 § varumärkeslagen. Enligt bestämmelsen hindrar ensamrätten till ett varukännetecken inte annan från att – i enlighet med god affärssed – använda exempelvis uppgifter om en varas art, kvalitet och geografiska ursprung, eller för att ange varans avsedda ändamål. Sådan tredjemansanvändning av ett varumärke utgör inte ett fel vid en överlåtelse eller upplåtelse, eftersom användningen sker med stöd av en generell inskränkning i den varu märkesrättsliga ensamrättens omfattning.s. 74

13.Resonemangen ovan – särskilt jämförelsen med vad som antas gälla för den patenträttsliga föranvändarrätten – indikerar att en köpare eller licenstagare av ett varumärke som utgångspunkt inte har rätt att med fog förutsätta att det inte förekommer samexisterande varumärken med stöd av passivitetsbestämmelserna. I vart fall såtillvida att användningen eller värdet av varumärket inte påverkas i någon större utsträckning. Köparens. 74

14.151 eller licenstagaren är själva inte förhindrade att använda varumärket, utan drabbas endast av att det erhållna skyddsomfånget möjligen inte är lika omfattande som antagits.s. 74

15.Som nämnts ovan förutsätts enligt 1 kap. 14 § varumärkeslagen att den äldre rättshavaren har kännedom om användningen av det yngre registrerade varumärket för att preklusion ska kunna inträda. Något motsvarande krav på kännedom föreskrivs inte enligt 1 kap. 15 § avseende yngre inarbetade varukännetecken. Vid förekomst av samexisterande registrerade varumärken kommer således säljaren eller licensgivaren att ha vetskap om den yngre registreringen. Det ger upphov till frågan om säljaren eller licensgivaren, med vetskap om det yngre registrerade varumärket, borde ha upplyst köparen eller licenstagaren om förhållandet – vid äventyr att köparen eller licenstagaren annars har rätt att göra gällande felansvar.s. 75

16.Förekomsten av en eventuell köprättslig upplysningsplikt på säljarens sida är endast intressant när köparens förväntningar inte är befogade, men att säljaren haft kännedom om avvikelsen. Frågeställningen tar sikte på om säljarens onda tro självständigt kan grunda ett felansvar enligt köplagen.s. 75

17.Utgångspunkten enligt köplagen är att det saknas generell upplysningsplikt för en säljare av lös egendom. Ansvaret för faktiska fel enligt köplagen är objektivt, dvs. i huvudsak oberoende av säljarens eventuella insikt om felets förekomst. I doktrinen har diskuterats vilken betydelse en utebliven upplysning på säljarens sida kan, eller bör, ha vid bedömningen av om ett felansvar föreligger. Även om det har förespråkats 152 en möjlighet att tillmäta säljarens vetskap viss betydelse inom ramen för prövningen enligt 17 § köplagen, tycks den dominerande uppfattningen i doktrinen vara att en säljare saknar generell upplysningsplikt.s. 75

18.Möjligheten att tillmäta säljarens vetskap självständig betydelse vid den köprättsliga felbedömningen förefaller väldigt begränsad. Mot den bakgrunden är det mycket tveksamt om förekomsten av ett parallellt – eventuellt konkurrerande – varumärke är av sådan art att det kontraktsrättsliga felansvaret i detta fall bör utvidgas till att omfatta säljarens vetskap. Passiv itetsbestämmelserna innebär inte att köparen eller licenstagaren riskerar att göra intrång i annans ensamrätt. Nackdelarna som kan uppstå består främst i att det ekonomiska värdet av varumärket kan vara lägre än vad som förutsatts. Om den konkurrerande användningen påverkar köparen eller licenstagaren i större omfattning är frågan snarare om inte säljaren eller licensgivaren ska svara för belastningen på objektiv grund.s. 76

Samexistens på avtalsrättslig grund

1.Utöver samexistens på grund av preklusion enligt 1 kap. 14 och 15 §§ varumärkeslagen, kan parallella varumärken förekomma på grund av en avtalsrelation. Förhållandet kan särskilt uppstå när varumärkeshavaren ingått ett samexistensavtal med tredje man, eller lämnat ett medgivande, avseende användningen av motstridiga kännetecken. Som beskrivits i avsnitt 1.4.4 kan samexistensavtal förstås som förlikningsavtal, varvid syftet är att parternas kännetecken ska skiljas åt på så sätt att omgivningen inte bibringas uppfattningen att det föreligger ett samband mellan aktörerna.s. 76

2.Varumärkeshavarens samexistensavtal med tredje man kan ha betydelse om varumärket överlåts eller upplåts, eftersom avtalet kan innehålla restrik tioner avseende användningen av varumärket. Avtalet kan varas. 76

3.153 relevant vare sig det överlåtna eller upplåtna varumärket har äldre eller yngre prioritet i förhållande till tredje mans kännetecken, eftersom restriktionerna kan träffa även det äldre varumärket. Om samexistensavtalet inte innehåller några restriktioner beträffande användningen har avtalet begränsad betydelse vid en eventuell felbedömning. Ett kontraktsförhållande av detta slag bär i stället större likhet med omständigheterna som behandlas i föregående avsnitt om passivitet.s. 76

4.Ur registreringssynpunkt upphör ett medgivande eller samexistensavtal att ha relevans efter att registrering skett. En hävning av ett sådant avtal efter att registrering beviljats har inte betydelse för registreringens giltighet. Varumärkesförordningen innehåller en uttrycklig bestämmelse i artikel 53.3 som reglerar förhållandet. Enligt bestämmelsen får ett EU-varumärke inte förklaras ogiltigt på grund av förekomsten av ett relativt registreringshinder, om innehavaren av den äldre rättigheten gett sitt medgivande till registrering.s. 77

5.Varumärkeslagen innehåller inte någon motsvarande bestämmelse vad avser ogiltighetsgrunderna. I 2 kap. 11 § varumärkeslagen regleras emellertid förhållandet vid registreringstidpunkten, dvs. att den äldre rättigheten inte utgör hinder mot registrering om medgivande lämnats. Ett senare återkallande av medgivandet bör därför inte få effekt i förhållande till registreringen, eftersom varumärket vid den relevanta registreringstidpunkten inte registrerats i strid mot lagen. Någon annan ogiltighetsgrund tycks inte föreligga för den aktuella situationen. Registreringen av ett yngre varumärke kommer således att leva vidare, även om den som 154 lämnat medgivandet ångrar sig eller häver avtalet. En köpare eller licenstagare riskerar således inte att varumärket kan ogiltigförklaras på grund av att ett medgivande återtas. Betydelsen av eventuella kontraktsrättsliga restriktioner får emellertid bedömas fristående från registreringen.s. 77

6.Av samexistensavtal följer vanligen förpliktelser eller restriktioner för kontraktsparterna. Det kan till exempel avse att användning av ett yngre kännetecken medges, mot att motparten åtar sig att använda kännetecknet endast för vissa särskilt angivna varor eller tjänster, alternativt åtar sig att använda kännetecknet endast inom ett särskilt angivet geografiskt område. Ett ytterligare exempel är att det yngre kännetecknet endast får användas i en särskild utformning, till exempel avseende logotyp eller typsnitt.s. 78

7.Användningsrestriktioner av denna typ är kontraktsrättsliga till sin art. Det innebär att restriktionerna normalt också bortfaller om avtalet av någon anledning upphör. Restriktionerna i användningssätt saknar varumärkesrättslig grund. Med det menas att förpliktelsernas uppkomst inte följer av varumärkeslagens bestämmelser, även om samexistensavtalets slutande härleds från en varumärkesrättslig tvist. De avtalade inskränkningarna följer således indirekt av varumärkeskonflikten.s. 78

8.En ytterligare omständighet som inverkar på den kontraktsrättsliga felbedömningen är att ett samexistensavtal normalt ålägger parterna förpliktelser som är säregna i jämförelse med andra kontraktstyper. Skyldigheterna som följer av samexistensavtalet går normalt ut på att en part – eller båda – åläggs att avhålla sig från visst beteende, till exempel att endast använda sitt varumärke för vissa varor eller i viss utformning. Förpliktelser varigenom en part ska underlåta något har av Rodhe betecknats negativa förpliktelser. Dessa skiljer sig i grunden från positiva förpliktelser, varigenom någon till exempel åtar sig att leverera eller betala för en vara.s. 78

9.Den kontraktsrättsliga frågan om fel är beroende av hur man ska betrakta förekomsten av ett samexistensavtal när en av parterna överlåter eller upplåter det underliggande varumärket. En förutsättning för att av talet ska ha relevans i felhänseende är att restriktionerna som följer avs. 78

10.155 avtalet även binder köparen eller licenstagaren. Det gäller framförallt om det överlåtna eller upplåtna varumärket har yngre prioritet i förhållande till tredje mans ensamrätt. Om köparen eller licenstagaren inte är bunden av avtalsförpliktelserna – alternativt att tredje man inte behöver respektera överlåtelsen eller upplåtelsen – uppkommer andra frågor, såsom att köparen eller licenstagaren riskerar att begå intrång i tredje mans ensamrätt.s. 78

11.Bedömningen av hur överlåtelsen av den underliggande varumärkesrätten förhåller sig till samexistensavtalet påverkas av obligationsrättens allmänna principer för partsväxling. Enligt en obligationsrättslig utgångspunkt får en kontraktspart inte sätta annan i sitt ställe utan motpartens samtycke. Utgångspunkten är emellertid förenad med undantaget att överlåtelse av rättighetssidan i ett avtal, dvs. borgenärsbyte (cession), normalt kan ske utan gäldenärens samtycke. Följden av ett borgenärsbyte anses kunna utläsas genom en analog tillämpning av 27 § skuldebrevslagen, av vilken följer att den nye borgenären inte erhåller bättre rätt mot gäldenären än vad överlåtaren hade. För den förpliktade parten i kontraktet (gäldenärssidan) är däremot huvudregeln att denne inte kan sätta annan i sitt ställe (substitution) utan borgenärens samtycke. Svårigheten med att överföra ovanstående principer på ett kontraktsförhållande ligger i att ett avtal vanligen är ömsesidigt förpliktande, dvs. att parterna samtidigt är både borgenärer och gäldenärer.s. 79

12.I relationen mellan varumärkeshavaren och tredje man kan förekomma att samexistensavtalets restriktioner träffar endast en av parterna. För den part som inte ålagts några förpliktelser bör en överlåtelse av varumärket inte förorsaka komplikationer i förhållande till tredje man som är part till samexistensavtalet. Obligationsrättens partsväxlingsprinciper innebär att rättighetssidan i samexistensavtalet kan överlåtas till varumärkesköparen utan krav på motpartens (tredje mans) samtycke. Köparen av varumärket bör följaktligen kunna inträda som ny part till samexistensavtalet.s. 79

13.Vilken betydelse förekomsten av en parallell rättighet – som alltså innehas av tredje man som är part till samexistensavtalet – bör ha i felhän156 seende för köparen eller licenstagaren kan bedömas enligt samma principer som att konkurrensen beror på passivitet enligt 1 kap. 14–15 §§ varumärkeslagen. Avgörande härvid blir således i vilken utsträckning köparens eller licenstagarens användning av varumärket påverkas av det samexisterande varumärket.s. 79

14.Bedömningen blir mer komplicerad i situationer när samexistensavtalets restriktioner även träffar säljaren eller licensgivaren av varumärket. I detta avseende är det i principiellt hänseende nödvändigt att hålla isär varumärkesrätten från samexistensavtalet. Restriktionerna som kan följa av samexistensavtalet är av kontraktsrättslig art och är därför inte knutna till varumärket som sådant. Förpliktelserna är inte gäldenärsförpliktelser av sådant slag att en överlåtelse av det underliggande varumärket förutsätter samtycke från tredje man som är part till samexistensavtalet. Mellan samexistensavtalets kontraktsparter uppstår inte heller något licensliknade förhållande som motiverar en analog tillämpning av 6 kap. 4 § varumärkeslagen. Enligt nämnda bestämmelse får en licens tagare inte överlåta sin rätt vidare utan samtycke av varumärkeshavaren. Varumärkes säljaren behöver således inte tredje mans samtycke för att överlåta den till samexistensavtalet underliggande varumärkesrätten.s. 80

15.Detta besvarar emellertid inte i vilken utsträckning köparen blir bunden av samexistensavtalets restriktioner. Enligt den obligationsrättsliga huvudregeln förutsätter en gäldenärsväxling borgenärens samtycke. Det innebär att om säljaren är bunden av restriktioner i förhållande till tredje man som är part till samexistensavtalet bör som utgångspunkt krävas samtycke från denne tredje man för att köparen ska få inträda i samexistensavtalet. Om restriktionerna i den nyss nämnda situationen är uppställda till borgenärens (tredje mans) förmån, kan det antas att sådant samtycke ligger i borgenärens intresse. Svårigheten uppkommer när den godtroende köparen inte har något intresse av att bli part till samexistensavtalet eller i övrigt att vara bunden av restriktionerna.s. 80

16.Vad beträffar säljarens eventuella felansvar vid varumärkesöverlåtelsen uppkommer den intressanta frågan om köparen av varumärket blir bunden av samexistensavtalets restriktioner även om denne inte känner tills. 80

17.157 förekomsten av restriktionerna, dvs. är i god tro. Sannolikt är restriktioner av det slag som följer av ett samexistensavtal inte bindande för en köpare i god tro, såvida inte köparen genom överlåtelsen även blir part till samexistensavtalet.s. 80

18.En jämförelse kan göras med NJA 1949 s. 645 (förbehåll mot offentligt utförande). I målet hade en skivproducent märkt grammofonskivor med ett förbud enligt vilket offentligt utförande (överföring) inte fick ske utan tillstånd. Förbudet ansågs inte kunna göras gällande mot Radiotjänst (Sveriges radio) som hade förvärvat skivorna från en återförsäljare och inte från skivproducenten. Inte heller omständigheten att skrivproducenten hade meddelat Radiotjänst skriftligen om förbehållet ansågs medföra att detta kunde göras gällande. I ett särskilt tillägg framhöll justitierådet Karlgren att även om återförsäljaren för sin del varit skyldig att respektera skivproducentens förbud, var förpliktelsen endast av obligationsrättslig karaktär och följaktligen inte utan vidare bindande mot förvärvaren av exemplaret, dvs. Radiotjänst. Enligt Karlgren hade det som utgångspunkt inte heller någon betydelse att Radiotjänst gjort sitt förvärv med vetskap om denna på återförsäljaren vilande obligationsrättsliga belastningen.s. 81

19.Om motsvarande utgångspunkter tillämpas beträffande varumärkesrättsliga samexistensavtal, vars förpliktelser är av kontraktsrättslig art, kommer köparen inte att vara bunden av de på säljaren liggande kontraktsrättsliga belastningarna. Omständigheten att köparen inte blir bunden av samexistensavtalet ger upphov till betydande oklarheter om vilka konsekvenser som uppkommer i förhållande till den ursprungliga varumärkesrättsliga konflikten mellan säljaren och tredje man. Situationen kan innebära att konflikten mellan varumärkena som omfattas av sam existensavtalet så att säga backar tillbaka till utgångsläget som förelåg innan avtalets ingående, dvs. att överlåtelsen resulterar i en varumärkes158 konflikt mellan köparen av varumärket och tredje man som var part till samexistensavtalet. Omständigheterna kompliceras ytterligare av oklarheten kring vilken betydelse varumärkeslagens passivitetsregler i 1 kap. 14–15 §§ i sådant fall bör ha i situationen att varumärkesöverlåtelsen sker senare än fem år efter samexistensavtalets ingående.s. 81

20.Det bör från ett praktiskt perspektiv stå klart att betydande svårbedömda konsekvenser skulle undvikas om en varumärkesköpare blev bunden av förekommande samexistensavtal. Möjligen skulle man därför kunna argumentera för att restriktionerna som följer av samexistensavtalet har en så nära anknytning till överlåtelseföremålet att de antas medfölja i en överlåtelse, även om inget särskilt nämnts avseende dem. Restriktionerna skulle sålunda hävdas vara så kallade negativa åtföljder till varumärket.s. 82

21.Men en ordning varigenom en godtroende köpare av ett varumärke blir bunden av ett samexistensavtal skulle sannolikt avvika från vad som annars kan antas gälla om sakrättsligt skydd för andra typer av inskränkningar i förfoganderätt. Häri ligger således ytterligare en skillnad mellan samexistens- och licensavtal, eftersom en licenstagare anses vara sakrättsligt skyddad mot en senare förvärvare av ensamrätten.s. 82

22.Sammanfattningsvis är det svårt att komma till någon klar slutsats avseende i vilken utsträckning en köpare av ett varumärke måste respektera, eller är bunden av, ett samexistensavtal som säljaren varit part till. Utifrån en jämförelse med NJA 1949 s. 645 (förbehåll mot offentligt utförande) är det inte troligt att köparen är bunden av samexistensavtalets restriktioner. Om köparen inte är bunden av samexistensavtalet uppstår inte något felansvar för säljaren på den grunden. Däremot kan felansvar i stället bli aktuellt om tredje man gör gällande intrång – i den utsträckning det är möjligt – på grund av att köparens användning av varumärket inte längre sker med stöd av ett samexistensavtal.s. 82

23.159s. 82

24.Om köparen däremot anses bunden till avtalet uppstår i stället en situation snarlik den att det förekommer ett lokalt inarbetat varukännetecken som hindrar användning. Felansvar i detta avseende kan föreligga om belastningen märkbart påverkar köparens användning av varumärket samt att denne inte känt till förekomsten av samexistensavtalet. Förekomsten av ett samexistensavtal är annars något man kan anta att säljaren bör upplysa köparen om. Förhållandet skulle således kunna aktualisera ett felansvar motsvarande som för rådighetsfel, enligt vad som följer av NJA 1991 s. 808 (rådighetsinskränkning vid rörelseöverlåtelse). I frågan om säljarens onda tro självständigt kan grunda ett felansvar enligt köp lagen, när köparens förväntningar inte är befogade, får hänvisas till diskussionen i avsnitt 2.8.2.s. 83

Sakrättsliga belastningar

Inledning

1.Den sista felkategorin som behandlas i undersökningen avser sakrättsliga belastningar. En sakrättslig belastning som drabbar köparen av en vara behandlas i köplagen som ett rättsligt fel. Med rättsligt fel avses att tredje man kan göra gällande äganderätt, panträtt eller annan liknande sakrätt mot köparen. Situationerna som diskuteras i det följande är att säljaren eller licensgivaren inte är rätt innehavare av varumärket (avsnitt 2.9.2), att varumärkeshavaren säljer eller upplåter varumärket till fler parter (avsnitt 2.9.3) och att det överlåtna varumärket är belastat av en panträtt eller licens (avsnitt 2.9.4).s. 83

2.41 § köplagen är endast tillämplig på sakrättsliga belastningar och kan därför inte tillämpas för immaterialrättsliga fel, dvs. när belastningen består i att tredje man innehar en immaterialrätt som hindrar användning eller vidareförsäljning av varan. Visserligen är ett immaterialrättsligt fel ”rättsligt” till sin karaktär, men feltyperna skiljer sig åt i principiellt hänseende. Immaterialrättsliga fel uppstår till följd av en immaterialrättslig konflikt mellan två objekt (ensamrätter) – dvs. hur dessa avgränsas i för160 hållande till varandra. Bedömningsfrågan i detta avseende är inriktad på om den ena immaterialrätten ligger inom skyddsomfånget för den andra. För varumärken blir det följaktligen fråga om en varumärkesrättslig prioritetsbedömning i vilken den med tidigast rättsgrund har företräde. Ett rättsligt fel däremot avser konkurrerande anspråk – från förvärvare eller borgenärer – på samma objekt. En sakrättslig konflikt avser i regel parter som var för sig har ett obligationsrättsligt giltig anspråk, men att samtliga anspråk inte kan tillgodoses fullt ut.s. 83

3.Denna distinktion mellan feltyperna kan förefalla godtycklig om den varumärkesrättsliga konflikten avser två identiska kännetecken för identiska varor eller tjänster. Vid situationer av dubbel identitet ligger det nämligen nära till hands att uppfatta konflikten såsom gällande samma objekt. I normalfallet torde emellertid respektive varumärke åsyfta skilda kommersiella ursprung. En dubbelidentitetskonflikt ska lösas med sedvanliga varumärkesrättsliga prioritetsregler och är följaktligen inte någon sakrättslig konflikt.s. 84

4.En förutsättning för att köplagens bestämmelse om rättsliga fel ska vara tillämplig, är att tredjemansrätten är sakrättsligt skyddad gentemot köparen. Om belastningen bortfaller vid en försäljning är varan inte att anse som felaktig i köparens hand. Till exempel innebär försäljning av en lös sak belastad med nyttjanderätt i allmänhet inte ett rättsligt fel, eftersom köparen anses ha rätt att återkräva varan från nyttjanderättshavaren. Vidare kan omständigheten att köparen är i god tro vid förvärvet innebära att fel inte uppkommer, om förutsättningarna enligt lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre är tillämpliga. För att avgöra vilken typ av sakrättsliga belastningar som är relevanta vid bedömningen av fel i varumärke, är det nödvändigt att kartlägga vilka belastningar som är skyddade gentemot en köpare eller licenstagare.s. 84

5.161s. 84

S äljaren eller licensgivaren är inte rätt innehavare av