2.9.3 · Varumärket har överlåtits eller upplåtits till flera

1.Detta avsnitt behandlar varumärkeshavarens kontraktsrättsliga ansvar för dubbeldispositioner. Felsituationen kan till exempel uppstå när varumärkeshavaren överlåtit varumärket till flera parter eller upplåtit oförenliga licenser. Även för denna kontraktsrättsliga felsituation är det avgörande om köparen eller licenstagaren erhåller sakrättsligt skydd i förhållande till övriga parter.s. 90

2.Beträffande dubbelöverlåtelser av en immaterialrätt är den dominerande uppfattningen i doktrinen, vilket även bekräftats av Högsta domstolen i NJA 2009 s. 695 (rollator), att prioritet i tid anses styra den sakrättsliga bedömningen. Det sakrättsliga skyddet uppkommer följaktligen genom avtalet. Anledningen till att det sakrättsliga skyddet knutits till avtalstidpunkten är att det inte finns något annat sakrättsligt moment atts. 90

3.167 tillgå. Immaterialrätter kan inte besittas eller traderas eftersom de inte existerar i fysisk mening. Innehav av ett registreringsbevis för ett varumärke innebär inte att man ”besitter” varumärket, eftersom registreringsbeviset inte är något värdepapper som är bärare av varumärkesrätten. Det finns inte heller någon utomstående prestationspliktig att denuntiera om överlåtelsen. Det har förekommit diskussioner om att knyta det sakrättsliga skyddet till ett registreringssystem, men förslagen har hittills avvisats. Det återstår därför endast att medge sakrättsligt skydd genom avtalet.s. 90

4.Vid en konflikt mellan två köpare av samma varumärke kommer så ledes den första obligationsrättsligt giltiga överlåtelsen att ha företräde. Det har i det sammanhanget inte någon betydelse om den senare förvärvaren var i god tro vid förvärvet eller att denna hunnit påbörja an - vändning av varumärket. En immaterialrätt anses nämligen inte kunna godtrosförvärvas. För eventuella senare förvärvare av varumärket återstår därför endast att göra gällande rättsligt fel gentemot säljaren. Någon användningsrätt eller liknande till varumärket vid sidan av den förste förvärvaren kan emellertid inte uppstå.s. 91

5.Lösningen för immaterialrätter skiljer sig således från vad som normalt anses gälla för lösöre. För lösöre bryts prioritetsprincipen om sälja168 ren hade saken i sin besittning vid den andra överlåtelsen och den andre köparen i god tro därefter fått saken i sin besittning.s. 91

6.Frågan om dubbeldispositioner kan även uppkomma vid upplåtelser av varumärken, till exempel om varumärkeshavaren upplåter oförenliga licenser. Förhållandet kan inträffa om varumärkeshavaren upplåter exklusiva licenser till flera parter inom samma område. En licenstagare som erhållit en exklusiv licens bör normalt kunna förutsätta att nyttjanderättspositionen innebär att det inte förekommer konkurrens från andra licenstagare eller från licensgivaren. Är licensen endast enkel ligger det emellertid i licensupplåtelsens konstruktion att licenstagaren inte kan framställa anspråk på att det inte ska förekomma konkurrerande användning.s. 92

7.Vad gäller upplåtelser av oförenliga licenser förefaller den dominerande uppfattningen i doktrinen vara att konflikten ska lösas genom tidsprioritet. Om en prioritetsprincip av detta slag tillämpas kommer en tidigare upplåten licens gälla framför en senare. Det skulle få till följd att en äldre exklusiv licenstagare kan utverka ett förbud, med stöd av varumärkesrättsliga sanktionsbestämmelser, mot en yngre licenstagares användning av varumärket. Lösningen innebär att den sakrättsliga prioritetsprincipen så att säga slår ut den yngre licenstagarens varumärkesrättsliga samtycke till användning.s. 92

8.Det är emellertid inte givet att konflikten ska lösas på sakrättslig grund. För att licenstagaren med tidigast prioritet ska kunna föra en intrångstalan mot den senare licenstagarens användning, måste talan stödjas på varumärkes rättslig grund. I en sådan situation förefaller det närliggande att den senare licenstagaren kommer att invända att det inte kan vara fråga om ett varumärkesintrång eftersom rätten att använda varumärket (samtycket) härleds från varumärkeshavaren. Om situationen bedömss. 92

9.169 utifrån rent varumärkesrättsliga förhållanden begår en licenstagare som använder varumärket i enlighet med varumärkeshavarens upplåtelse inte något varumärkesintrång.s. 92

10.Enligt vad som följer av de doktrinuttalanden som hänvisas till i not 705 ovan kommer detta senare varumärkesrättsliga samtycke att slås ut av en sakrättslig tidsprioritetsprincip. Det framstår emellertid som märkligt att en licenstagare ska kunna göra gällande varumärkesintrång gentemot en annan licenstagare, när varumärkeshavaren själv inte kan göra det. Det är en annan fråga att varumärkeshavaren i vissa fall kan väcka talan om varumärkesintrång mot en licenstagare som använder varumärket i strid mot licensavtalet, vilket behandlas i kapitel 3. Så länge licenstagarens användning håller sig inom ramen för licensen kan användningen emelle rtid inte angripas på varumärkesrättslig grund av varumärkeshavaren. Frågeställningen blir än mer intressant om förutsättningarna varieras på så sätt att varumärkeshavaren, i strid mot licensavtalet, börjar använda varumärket inom licenstagarens exklusiva område. Licenstagaren kan i detta fall knappast väcka talan om varumärkesintrång gentemot varu märkeshavaren, utan får hålla sig till en talan om kontraktsbrott.s. 93

11.Det kan således inte tas för givet att konflikten mellan två licenstagare som erhållit oförenliga exklusiva licenser ska lösas med tidsprioritet på sakrättslig grund. Sannolikt bör konfliktförhållandet i stället betraktas som en kontraktsrättslig fråga, varigenom båda licenstagarna i praktiken anses ha erhållit en ensamlicens och därför inte kan invända mot var andras användning på varumärkesrättslig grund. För licenstagarna 170 skulle således återstå att vända sig mot varumärkeshavaren med kontraktsrättsliga anspråk.s. 93

12.Vilket kontraktsrättsligt ansvar en varumärkeshavare har i förhållande till en licenstagare som utlovats exklusiv användningsrätt beror på om konflikten ska lösas på sak- eller kontraktsrättslig grund. Om konflikten kvalificeras som sakrättslig måste den senare licenstagarens användning upphöra. Varumärkeshavaren bör i sådant fall bära ett strängt ansvar i förhållande till licenstagaren med yngre prioritet, eftersom upplåtelsernas oförenlighet är en omständighet som innehavaren ensam råder över. Eftersom det blir fråga om en sakrättslig belastning förefaller det närliggande med ett ansvar som motsvarar en analog tillämpning av 41 § köplagen.s. 94

13.Om konflikten däremot kvalificeras som kontraktsrättslig, enligt vad som diskuteras ovan, behöver den senare licenstagarens användning inte upphöra. Vilket ansvar som bör åligga varumärkeshavaren blir beroende av licensens omfattning samt vilken belastning den konkurrerande användningen från övriga licenstagare innebär. Därutöver ska beaktas att en uttrycklig upplåtelse av en exklusiv licens torde kunna uppfattas som en utfästelse från varumärkeshavarens sida, vilken denne svarar strikt för.s. 94

Varumärket är belastat av pant eller licens

1.Varumärkeslagen innehåller explicita bestämmelser om pantsättning av varumärken och därtill hörande sakrättsliga förhållanden. Det innebär att en köpare av ett varumärke kan drabbas av en sakrättslig konflikt med en panthavare, om säljaren sedan tidigare pantsatt varumärket. En snarlik situation är att det överlåtna varumärket är belastat av en licens.s. 94

2.Ett registrerat varumärke, eller en ansökan om registrering, kan pantsättas i enlighet med reglerna i 7 kap. varumärkeslagen. Panträtten uppkommer genom registrering av ett skriftligt avtal om pantsättning av egendomen. De sakrättsliga kollisionsfallen har lösts genom att dens. 94

3.171 med tidigast tidsprioritet ges företräde. Reglerna avseende pantsättning i 7 kap. varumärkeslagen tillhandahåller följande lösningar:s. 94

4.1. P antsättningen har företräde mot den som senare förvärvar ägande-s. 95

5.rätt eller annan rätt till varumärket.s. 95

6.2. E tt licensavtal som ingåtts före ansökan om registrering av pant-s. 95

7.avtalet gäller mot panthavaren.s. 95

8.3. E tt licensavtal som ingåtts före ansökan om registrering av pant-s. 95

9.avtalet består även om rätten till ett pantsatt varumärke säljs vids. 95

10.utmätning eller konkurs.s. 95

11.4. E tt licensavtal som ingåtts före ansökan om registrering av pant-s. 95

12.avtalet består även om panthavaren säljer panten. I relationen mellan en panthavare och licenstagare, kommer licensavtalet således att stå sig under förutsättning att det har tidigare prioritet. Det sakrättsliga skyddet för licenstagaren anses uppkomma i och med avtalet. Om det pantsatta varumärket är belastat med en licens, med tidigare prioritet än pantsättningen, kommer köparen av panten således behöva tåla licenstagarens fortsatta utnyttjande under resterande licensavtalsperiod. En förutsättning för att en licenstagare av ett EU-varumärke ska erhålla sakrättslig verkan gentemot tredje man, är att licensen antecknats i varumärkesregistret, se artikel 23 varumärkesförordningen.s. 95

13.De nämnda bestämmelserna tar endast sikte på relationen mellan en panthavare och en ny ägare eller en licenstagare. Det föreskrivs inte huruvida en licenstagare har sakrättsligt skydd i förhållande till en ny ägare, när ingen panträtt upplåtits. Den dominerande uppfattningen i doktrinen beträffande immaterialrättsliga licenser är att en licenstagare anses vara skyddad mot en senare förvärvare av immaterialrätten – oavsett om någon panträtt upplåtits. 172s. 95

14.Som stöd för licenstagarens sakrättsliga skydd brukar framförallt två argument lyftas fram. Det första argumentet går ut på att en ordning vari genom en licensrätt skulle ha skydd mot en senare pantupplåtelse, men inte mot ett senare äganderättsförvärv, skulle strida mot den sakrättsliga systematiken. I annat fall skulle en köpare av panten beh öva tåla licens tagarens användning, medan licensbelastningen inte skulle drabba en köpare av ett varumärke som inte är pantsatt. Det andra argumentet tar sikte på den värdeförstöring som påstås kunna uppkomma om licenstagaren inte ges sakrättsligt skydd gentemot en ny ägare, till exempel genom att investeringar som lagts ned i utnyttjandet av licensen blir värdelösa.s. 96

15.Ovanstående innebär att köparen av ett varumärke som sedan tidigare är pantsatt, eller till vilken licens upplåtits, måste respektera belastningarna eftersom de är sakrättsligt skyddade. Anspråk får därvid riktas mot säljaren, som svarar för förekomsten av sakrättsliga belastningar vid försäljningen i enlighet med vad som framgår om rättsliga fel enligt 41 § köplagen.s. 96