upplåtelsen

Inledning

1.Felkategorin i detta avsnitt avser situationen att det vid avtalsingåendet eller innan ensamrättens övergång inte finns någon ensamrätt till varumärket. Det framstår visserligen inte som sannolikt att en sådan situation skulle uppstå i praktiken. Men problem skulle möjligen kunna uppstå i förhållandet till en förnyelse av en varumärkesregistrering, när avtalsingåendet i tiden ligger nära registreringsperiodens utgång. Vidare kan förekom ma fall i vilka varumärkesrätten ogiltigförklarats eller upphävts strax innan avtalstidpunkten. Risken för ogiltighet och upphävning behandlas i avsnitt 2.6.s. 24

Risken för varumärket

1.Bedömningen av om varans beskaffenhet stämmer överens med köparens befogade förväntningar måste knytas till en bestämd tidpunkt. Enligt 21 § köplagen ska frågan om en vara är felaktig bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Varumärkeslicensiering förutsätter inte en med köpet likställd momentan fördelning av risken för fel. Vid upplåtelser är kontraktsföremålets beskaffenhet relevant under en längre period. Eftersom avtalsförhållandet är utsträckt i tiden behöver riskfördelningen inte nödvändigtvis knytas till en viss tidpunkt.s. 24

2.Säljarens felansvar sträcker sig till brister som har funnits i varan vid riskövergången, även om felet visar sig först senare. Felet sägs i detta sammanhang ha varit ursprungligt (fel in nuce). Riskfördelningen enligt köplagen är således momentan till sin karaktär, genom att risken för fel övergår vid en viss given tidpunkt. Av 13 § köplagen följer att riskens. 24

3.101 för varan övergår när den avlämnats till köparen. Fram till avlämnandet har säljaren i teorin fortfarande möjlighet att säkerställa att objektet blir avtalsenligt.s. 24

4.Ett varumärke saknar fysisk existens. Det finns därmed inte något föremål som kan besittas eller avlämnas. Tidpunkten för riskens övergång får därför bestämmas på annat sätt än köplagens hänvisning till avlämnandet. Den lösning som ligger närmast till hands är att knyta riskövergången till avtalstidpunkten – om inte parterna avtalat om ett senare ”tillträde”. Innehåller avtalet inte någon reglering om när risken går över på köparen, förefaller det svårt att anknyta till något annat moment än avtalets ingående. Ett alternativ skulle möjligen vara att knyta riskövergången till den tidpunkt från vilken köparen har rätt att använda varumärket. Men om parterna inte har reglerat särskilt angående när köparen har rätt att börja använda varumärket, återstår i denna fråga inte några egentliga alternativ till att anknyta till avtalstidpunkten.s. 25

5.Som en jämförelse kan framhållas att immaterialrätternas icke-fysiska karaktär gett upphov till liknande problem för sakrättsliga bedömningar. Eftersom en immaterialrätt inte kan besittas kan den inte heller traderas. Det finns inte heller någon behörig tredje man att denuntiera om överlåtelsen. Sakrättsligt skydd för en köpare av immaterialrätt anses därför uppkomma genom avtalet, eftersom det inte finns något annat sakrättsligt moment att tillgå. 102s. 25

Förnyelse av varumärkesregistrering

1.En registrering av ett varumärke är giltig i tio år, varefter den kan förnyas för en ny tioårsperiod – i princip för evigt. En ansökan om förnyelse ges in till PRV tidigast ett år före och senast sex månader efter registreringsperiodens utgång. Tidsfristen är absolut och det ankommer på varumärkeshavaren själv att bevaka fristen. I samband med att en registrering löper ut skickar PRV vanligtvis ut en påminnelse till innehavaren. Även om PRV skulle förbise att skicka ut sådan påminnelse, eller om den inte når innehavaren, så blir en åtgärd att avföra varumärket ur registret inte oriktig. Påminnelsen utgör följaktligen endast en serviceåtgärd från myndighetens sida och har inte någon rättslig verkan.s. 26

2.Varumärkeshavaren kan avstå från registreringen genom att inte erlägga förnyelseavgiften. Vidare kan innehavaren uttryckligt avstå från varumärkesrätten genom att hos PRV eller OHIM begära att registreringen helt eller delvis ska tas bort. Om någon förnyelse inte inkommer eller om registreringen uttryckligen avståtts ska denna avföras ur varumärkesregistret i motsvarande utsträckning.s. 26

3.Riskens övergång innebär att köparen bär ansvaret för varans förstörelse efter överlåtelsen. Eftersom överlåtelsen innebär att köparen tar över ansvaret för varan, bör ansvarsövergången medföra att köparen blir ansvarig för erläggandet av förnyelseavgifter efter denna tidpunkt. Huruvida säljaren har ett felansvar i detta avseende blir därmed beroende av om förnyelseavgifterna förfaller före eller efter riskens övergång. En fördelning av ansvaret för förnyelsen på detta formella sätt kan möjligen förefalla strängt för en köpare i situationer när förnyelseavgifterna förfaller alldeles strax efter överlåtelsen. I detta sammanhang ska emellertid beaktas att förnyelsetidpunkten utan svårighet kan undersökas genom en kontroll av varumärkesregistret.s. 26

4.Enligt 6 kap. 5 § varumärkeslagen kan en licens som avser ett registrerat varumärke på begäran antecknas i varumärkesregistret. Om varumärkeshavaren ger in en begäran om avförande ska PRV – om en licenstagare har antecknats i varumärkesregistret – underrätta licenstagaren om begärans. 26

5.103 samt ge denne skälig tid att tillvarata sina intressen genom att beredas tillfälle att yttra sig i ärendet.s. 26

6.En licenstagare har däremot inte någon självständig rätt att begära förnyelse av varumärkesregistreringen. Sådan förnyelse kräver tillstånd från varumärkeshavaren. Endast den som är registrerad som varumärkeshavare – och därmed presumeras som innehavaren – eller är ett av denne utsett behörigt ombud har rätt att förnya varumärket eller begära dess avförande ur registret. Presumtionen som följer av 6 kap. 3 § varumärkeslagen innebär att den som är registrerad innehavare i varumärkesregistret ska anses vara varumärkeshavare i mål eller ärenden som rör varumärket.s. 27

7.Om en ansökan om förnyelse görs av någon annan än den som är an tecknad som innehavare framgår visserligen av förarbetena till varumärkeslagen att det inte ska ställas krav på att sökanden ska styrka sin rätt till märket. I detta sammanhang hänvisas till Singaporekonventionen vars syfte bland annat är att effektivisera och förenkla nationella system för registrering av varumärken. Propositionsuttalandet skulle kunna tolkas som att en licenstagare har rätt att begära förnyelse av registreringen utan att ha varumärkeshavarens tillstånd. Men en sådan tolkning förefaller inte riktig.s. 27

8.I propositionen framhålls att den aktuella bestämmelsen, 2 kap. 33 § varumärkeslagen, förts över från 1960 års varumärkeslag utan att några ändringar i sak har varit avsedda samt att Singaporekonventionen inte föranlett några förändringar i detta avseende. Uttalandet om att en för104 nyelse av registreringen inte förutsätter att rätten till varumärket styrks, tar sannolikt sikte på situationen att en överlåtelse av varumärket skett – varvid förutsättningarna för anteckning av ny innehavare i stället ska prövas enligt villkoren i 6 kap. 2 § varumärkeslagen.s. 27

9.Att det förhåller sig på detta sätt förstås bättre mot bakgrund av 12 § andra stycket i 1960 års varumärkesförordning (SFS 1960:648). Av bestämmelsen följde att en ansökan om förnyelse av annan än antecknad innehavare skulle åtföljas av en handling som styrkte sökandens rätt till märket. Ett sådant krav är inte längre förenligt med artikel 13 Singaporekonventionen. Av artikel 13.1 a (viii) i Singaporekonventionen följer däremot att det är fakultativt för konventionsstaterna att tillåta annan än innehavaren eller av denne utsett ombud att ansöka om förnyelse. Därtill ska beaktas att Singaporekonventionen endast omfattar förfarande regler och inte den materiella varumärkesrätten. Konventionens tillämpningsområde omfattar följaktligen inte frågan om en licenstagare i materiellt hänseende har rätt att begära en förnyelse av registreringen. Det är en annan fråga i vilken utsträckning PRV har rätt att kräva att licenstagaren styrker sin rätt till märket.s. 28

10.Sammanfattningsvis förefaller en licenstagare – även efter införandet av 2010 års varumärkeslag – inte ha någon självständig rätt att begära en förnyelse av en varumärkesregistrering om inte tillstånd till detta er - hållits från varumärkeshavaren, till exempel genom en bestämmelse i licensavtalet. I det kontraktsrättsliga förhållandet måste det därför åligga varumärkeshavaren att begära förnyelse av registreringen och att erlägga förnyelseavgifter – om inte parterna har avtalat om annat. Under licensavtalsperioden kommer ansvaret för ensamrättens upprätthållande i detta avseende att ligga kvar hos varumärkeshavaren. Om denne underlåter att erlägga förnyelseavgifter, så bör ett kontraktsrättsligt felansvar uppkomma gentemot licenstagaren.s. 28

11.Även utan den varumärkesrättsliga begränsningen i att licenstagaren inte har självständig rätt att begära förnyelse av registreringen, bör ett sådant ansvar finnas utifrån rent kontraktsrättsliga bedömningsgrunder. Vid beskrivning av en uthyrares ansvar vid hyra av lös sak brukar ibland talas om att en bevaringsplikt åligger uthyraren. Vad denna skyldighets. 28

12.105 närmare består i framstår inte som helt klart. För licensavtalsförhållanden är det emellertid inte långsökt att utgå från att upprätthållande av registre ringen genom att begära förnyelse åligger innehavaren av varumärket, såsom en form av ”bevaringsplikt”. Möjligtvis får uttalandet förses med reservation för situationer i vilka upplåtelsen snarare påminner om en överlåtelse, till exempel genom att upplåtelsen är exklusiv, evig och icke-uppsägningsbar.s. 28

Ogiltigförklaring eller upphävning efter