1.Oberoende av hur ett varumärkesavtal avvecklas, innebär en uppsägning eller hävning av avtalet regelmässigt att någon av parterna måste upphöra med användningen av varumärket. Skyldigheten att upphöra med användningen kan närmast motsvaras av skyldigheten att för fysisk egendom återlämna varan vid uppsägning eller hävning av avtalet.s. 5
2.En överlåtelse av ett varumärke innebär att köparen försätts i ensamrättspositionen som skyddet tillhandahåller, dvs. som följer av 1 kap. 10 § varumärkeslagen. Om inget annat särskilt avtalats innebär ensamrättens övergång att säljaren därefter måste upphöra med användning av varumärket. I annat fall kan fortsatt användning innebära ett varumärkesintrång i köparens ensamrätt.[^1280]s. 5
3.Förhållandet kan illustreras med ett äldre avgörande från Hovrätten för västra Sverige.[^1281] Målet gällde varumärket Acqua Limone som hade överlåtits. Säljaren fortsatte emellertid att använda varumärket vid marknadsföring och försäljning även efter överlåtelsen. Hovrätten, som slog fast att sannolika skäl för intrång förelåg, förordnade interimistiskt att säljaren inte fick använda det överlåtna varumärket i sin marknadsföring.s. 5
4.Varumärkets skyddsföremål innebär att köparen och säljaren inte samtidigt kan inneha rätten att använda varumärket – om detta inte följer av avtalet.[^1282] Varumärkesskyddet bygger på föreställningen att det är ett enda företag som slutligen bär det huvudsakliga ansvaret för varorna ellers. 5
5.311 tjänsterna som marknadsförs under varumärket. Varumärkets ursprungsangivelsefunktion är att garantera varans eller tjänstens ursprung så att konsumenterna eller slutanvändarna ska kunna särskilja dem från varor eller tjänster med ett annat ursprung.[^1283] För att fylla denna funktion måste varumärket utgöra en garanti för att alla produkter som bär det har framställts under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet.[^1284] Det innebär att säljaren efter överlåtelsen inte har möjlighet att påverka hur och för vilka varor köparen använder varumärket, om inte annat särskilt överenskommits.[^1285]s. 5
6.Rättsverkningarna av att ett överlåtelse- eller upplåtelseavtal hävs är att parternas prestationer inte ska utföras. Om prestationerna redan utförts ska de återställas.[^1286] För ett varumärkesrättsligt överlåtelseavtal innebär det att ensamrätten ska återställas och att köparen därför måste upphöra med användningen av varumärket efter hävningen, på samma sätt som säljaren måste upphöra med användningen i det initiala skedet.s. 6
7.Vissa säregna problem beträffande säljarens rätt att använda varumärket efter överlåtelsen har uppstått om varumärket även utgör säljarens personnamn.[^1287] Enligt 1 kap. 11 § andra stycket 1 varumärkeslagen hindrar ensamrätten till ett varukännetecken inte att någon annan i näringsverksamhet använder sitt namn, när det sker i enlighet med god affärssed. En överlåtelse av ett varumärke som även utgör ett personnamn synes alltså inte hindra säljaren från att fortsättningsvis använda sitt personnamn i näringsverksamhet, under förutsättning att bestämmelsens rekvisit är uppfyllda. Det inbegriper således att namnet inte får användas såsom ett kännetecken, utan endast i funktionen som ett personnamn, dvs. att identifiera en bestämd person.[^1288] 312s. 6
8.Säljaren av ett varumärke som består av ett personnamn kan emellertid inte invända mot köparens fortsatta användning av varumärket eller registrering av snarlika varumärken. Frågan har behandlats av EUdomstolen i Emanuel-målet.[^1289] Målet gällde modeskaparen Elizabeth Florence Emanuel som bildat ett företag till vilket hon överlät samtliga immateriella rättigheter, inklusive varumärket Elizabeth Emanuel. Företaget överläts sedermera till ett annat företag, vilket i sin tur lämnade in en ny ansökan om registrering av varumärket ELIZABETH EMANUEL (i versaler). Elizabeth Florence Emanuel invände mot varumärkesansökan samt ansökte om upphävande av den tidigare registreringen, bland annat på grunden att varumärkena var ägnade att vilseleda allmänheten eftersom personen Elizabeth Florence Emanuel inte längre var delaktig i utformningen av plaggen som försågs med varumärket.[^1290]s. 7
9.EU-domstolen fastslog att ett varumärke som motsvarar personnamnet på den som utformat och först tillverkat varorna som försetts med varumärket inte är vilseledande i varumärkesdirektivets mening.[^1291] Det gäller bland annat när den goodwill som är knuten till varumärket har överlåtits tillsammans med företaget som tillverkar de varumärkesförsedda varorna. Efter överlåtelsen är det följaktligen köparen som säkerställer varornas egenskaper och kvalitet i förhållande till omsättningskretsen.[^1292]s. 7
10.För varumärkeslicensavtal blir följderna av en uppsägning eller en hävning samma vad beträffar samtycket att använda varumärket – huvud-s. 7
11.313 regeln är att licenstagarens användning måste upphöra.[^1293] När licensavtalet upphört har licenstagaren inte längre rätt att använda varumärket. Fortsatt användning av varumärket efter avtalets upphörande kan innebära att licenstagaren gör sig skyldig till ett varumärkesintrång.[^1294]s. 7
12.Däremot har en hävning normalt endast verkan för framtiden, eftersom prestationerna inte anses vara möjliga att återställa.[^1295] Varumärkeshavaren kan således inte invända mot fortsatt användning av varumärket för varor som licenstagaren redan fört ut på marknaden innan hävningen. Varumärkeshavarens uppsägning eller hävning av avtalet innebär inte att konsumtionen avseende varor som redan satts på marknaden förlorar verkan, eftersom varorna förts ut under tiden när licenstagaren hade ett samtycke till användning och effekten av konsumtion är oåterkallelig.[^1296] Konsumtionens inträdande gäller med den begränsning som kan följa av 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen. Rättigheterna knutna till varumärket konsumeras inte om licenstagaren överträtt en licensbestämmelse som räknas upp i lagrummet.[^1297]s. 8
13.Frågan om varorna konsumerats har betydelse för om licenstagaren eller säljaren har rätt att avveckla ett kvarliggande varulager efter avtalets upphörande eller varumärkets överlåtelse, vilket behandlas härnäst.s. 8
Kvarvarande varulager
1.Enligt vad som framgår ovan medför varumärkesavtalets upphörande i regel att någon av parterna måste upphöra med användningen av varumärket. För den part vars användning måste upphöra kan problemet uppkomma att det finns kvar varumärkesförsedda lagervaror som inte hunnit säljas innan avtalets upphörande. För att reglera förhållandet kan avtalet innehålla bestämmelser som ger licenstagaren rätt att även efter 314 avtalets upphörande avveckla ett kvarliggande lager genom att sälja av de varor som tillverkats under licensavtalstiden.[^1298]s. 8
2.Frågan har nära samband med den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen. Konsumtionsprincipen är styrande för i vilken utsträckning en avyttring av lagervaror är möjlig utan att licensgivaren eller köparen kan motsätta sig användningen av varumärket. Utgångspunkten är annars att användning av varumärket efter avtalets upphörande kan innebära att den tidigare licenstagaren, eller säljaren, gör sig skyldig till ett varumärkes intrång.[^1299]s. 9
3.Konsumtion av varumärkesrätten inträder när varor förts ut på marknaden och innebär att varumärkeshavaren därefter inte kan förhindra annan att använda kännetecknet för varorna.[^1300] Att endast hålla varorna tillgängliga för försäljning eller att inneha varor i lager innebär inte att ensamrätten konsumeras.[^1301] Varor som finns i lager hos licenstagaren eller säljaren är alltså inte varumärkesrättsligt konsumerade. Beträffande licensavtal gäller detta under förutsättning att det är licenstagaren som tillverkat varorna. I avsnitt 3.7.3 diskuteras frågan om konsumtion inträder i situationen att varumärkeshavaren tillverkar varorna och överlåter dessa till licenstagaren. Om konsumtion inte inträtt har licenstagaren eller säljaren, ur ett strikt varumärkesrättsligt perspektiv, inte rätt att avyttra lagervaror efter att licensförhållandet upphört eller att varumärkes rätten överlåtits – om inte annat avtalats.[^1302]s. 9
4.Bedömningen om konsumtion inträtt kan få betydelse även för andra förhållanden, exempelvis för det fall att licenstagaren går i konkurs var efter varumärkeshavaren häver avtalet. En jämförelse i detta avseende kan göras med NJA 2005 s. 510 (överlåtet varulager) som gällde ett upphovsrättsligts. 9
5.315 förlagsavtal där förlaget (licenstagaren) gått i konkurs.[^1303] Högsta domstolen framhöll att konkursboet saknar spridningsrätt avseende innevarande konkurslager om upphovsrättshavaren häver förlagsavtalet före konkursboets exemplaröverlåtelse av lagret. Konkursboets försäljning av exemplar efter en hävning innebär i sådant fall ett upphovsrättsintrång, eftersom någon ensamrättskonsumtion inte inträffat.s. 9
6.Det immaterialrättsliga samtycket blev följaktligen styrande för den konkursrättsliga bedömningen i NJA 2005 s. 510 (överlåtet varulager). Det bör förhålla sig på motsvarande sätt för kontraktsrättsliga bedömningar. En hävning innebär att det immaterialrättsliga samtycket till användning omedelbart upphör (”återgår”).[^1304] Så länge som varornas immaterialrättsliga status inte konsumerats medför immaterialrättens återgång att intrångsansvar kan göras gällande för användning som fortgår efter en hävning.s. 10
7.Om varumärkeshavaren däremot tillverkar varorna, och avtalsförhållandet är av sådant slag att varumärkesrättslig konsumtion inträder i samband med överlåtelsen av varor till licenstagaren, kommer de av licenstagaren lagerhållna varorna att kunna avyttras efter licensavtalets upphörande. Varumärkeshavaren kan inte med stöd av varumärkesrätten motsätta sig försäljning av dessa specifika exemplar. Det gäller om det inte finns någon skälig grund för varumärkeshavaren att i enlighet med 1 kap. 12 § andra stycket varumärkeslagen motsätta sig användningen av varumärket, exempelvis om marknadsföringen skadar varumärkets renommé.[^1305]s. 10
8.Den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen kan följaktligen innebära att licenstagaren, eller säljaren av ett varumärke, vid avtalets upphörande hamnar i situationen att det finns en mängd varor i lager som inte kan säljas – om inte varumärkeshavaren samtycker till sådan försäljning. Beroende på omständigheterna kan det eventuellt vara möjligt att avlägsna varumärket eller andra immaterialrättsligt skyddade element från varorna för att därefter kunna avveckla lagret utan risk för att intrång begås.[^1306] Det förefaller emellertid inte finnas stöd för att kräva att den 316 hävande eller uppsägande parten köper upp restlagret om samtycke till användning inte lämnas.s. 10
9.En snarlik jämförelse kan göras med en återförsäljare som köper varor för att därefter sälja dem vidare i eget namn och för egen räkning. Återförsäljaren anses i detta fall inte ha någon generell rätt att få återlämna osålda varor när avtalsförhållandet upphör, även om det är fråga om ett ensamåterförsäljaravtal.[^1307] Den ekonomiska risken för lagerhållning och att varor förblir osålda ligger därför på återförsäljaren.s. 11
10.Visserligen är en kommissionär, när kommissionsförhållandet upphör, skyldig att återlämna egendom som tagits emot med anledning av uppdraget.[^1308] Skillnaden mot ett återförsäljningsavtal är emellertid att en kommissionär inte blir ägare till varor som har erhållits från kommittenten eller som kommissionären köpt in för kommittentens räkning.[^1309] En kommissionär bär följaktligen inte den ekonomiska risken för lagerhållningen.s. 11
11.Vad beträffar den ekonomiska risken för tillverkning och marknadsföring av varor påminner ett varumärkeslicensförhållande mer om ett återförsäljningsavtal än ett kommissions- eller agenturförhållande. Reglerna som ger en kommissionär eller handelsagent rätt att återlämna varor kan därför svårligen appliceras analogt på en licenstagare. Det framstår därför som oundvikligt att låta den tidigare licenstagaren bära den ekonomiska risken för osålda varor på motsvarande sätt som en återförsäljare.s. 11
12.Det kan noteras att DCFR, i de allmänna reglerna för handelsagenter, franchise- och distributionsavtal, innehåller en uttrycklig bestämmelse enligt vilken huvudmannen vid avtalets upphörande ”must repurchase the other party’s remaining stock, spare parts and material at a reasonable price, unless the other party can reasonably resell them”.[^1310] I kommentaren till DCFR påstås avtalets upphörande ofta innebära att agenten, franchisetagaren eller distributören lämnas med ett lager som vanligtvis är utan värde för dem.[^1311] Därtill kan ibland finnas hinder mot att sälja restvarorna, exempelvis på grund av en konkurrensklausul, samtidigt soms. 11
13.317 varorna eller reservdelarna kan ha ett värde för huvudmannen som fortfarande kan använda eller sälja dem.[^1312]s. 11
14.Principen i DCFR saknar i dagsläget stöd i svensk rätt. Mot bakgrund av vad som ovan anförts om förhållandet mellan varumärkeshavaren och licenstagaren framstår bestämmelsen i DCFR trots det som en väl avvägd kompromiss. Att låta den tidigare licenstagaren bära den ekonomiska risken på motsvarande sätt som en återförsäljare beaktar inte det särskilda varumärkesrättsliga förhållandet. Anledningen till att licenstagaren inte kan avyttra det kvarvarande lagret är att varumärkeshavaren inte vill lämna något samtycke till försäljningen. Det föreligger alltså en skillnad mot ett vanligt återförsäljningsavtal i vilket den ekonomiska risken för att varorna förblir osålda normalt aktualiseras på grund av att marknaden inte efterfrågar de aktuella varorna. Visserligen kan återförsäljaren vara förhindrad att sälja varorna på grund av en konkurrensklausul, i vilket fall samma överväganden som i DCFR gör sig gällande. I sammanhaget ska emellertid beaktas att licensavtalet kan ha sagts upp med iakttagande av en längre uppsägningstid, under vilken licenstagaren har möjlighet att avyttra tillverkade varor under ordnade former.[^1313] Skäligheten av att återköpa varor kan även påverkas av förhållandet att licenstagaren erhåller en särskild ersättning vid avtalsförhållandets upphörande.s. 12