3.5.3 · Den skyddade formen

1.I 6 kap. 4 § andra stycket 2 varumärkeslagen anges att varumärkeshavaren kan åberopa varumärkesrätten i förhållande till en licenstagares överträdelse av en bestämmelse med avseende på den form under vilken varumärket får användas. Av varumärkesdirektivets lydelse får anses framgå att det är den grafiska utformningen av varumärket som avses. Hänvisningen till varumärkets form innefattar således inte hur eller i vilket sammanhang varumärket får användas, till exempel vilken typ av marknadsföringsmaterial som får användas.s. 14

2.Bestämmelsen i denna del har ett nära samband med skyddet för varumärkets särskiljningsförmåga och ursprungsangivelsefunktion. Den grafiska formen är avgörande för varumärkets förmåga att utgöra ett identifikationsmedel, på så sätt att konsumenten eller slutanvändaren erhåller en garanti avseende den aktuella varans eller tjänstens ursprung. Skyddet för varumärkets särskiljningsförmåga kan sägas utgöra en del av varumärkesrättens inre kärna. Genom att kontrollera den form under vilket varumärket används, har varumärkeshavaren möjlighet att skydda varumärkets ställning som identifikationsmedel. 212s. 14

3.Varumärkeshavarens möjlighet att kontrollera användningens utformning har även betydelse i förhållande till varumärkesrättens användningstvång. En varumärkesregistrering som inte använts under en period av fem år i följd kan bli föremål för hävning. Användningstvånget kan uppfyllas genom att en licenstagare använder varumärket med innehavarens samtycke. Om varumärket används i en utformning som avviker från registreringen finns det emellertid en risk för att det inte anses föreligga ett verkligt bruk av det registrerade varumärket. I bedömningen av om en varumärkesanvändning anses avvika från registreringens utformning görs undantag för detaljer som inte förändrar märkets särskiljningsförmåga. Mot denna bakgrund framstår det motiverat att varumärkeshavaren tillerkänns en möjlighet att säkerställa varumärkesanvändningens grafiska utformning med en intrångstalan.s. 15

4.Om det i licensavtalet uppställts ett krav på i vilken utformning licenstagarens användning av varumärket ska ske, kan avvikelser från detta krav följaktligen medföra ett varumärkesrättsligt intrångsansvar. En förutsättning för att licenstagarens användning ska utgöra ett intrång är att den avvikande användningen faller inom varumärkets skyddsomfång. Den avvikande utformningen måste således vara förväxlingsbart med det skyddade varumärket, alternativt dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.s. 15