överlåtelsen eller upplåtelsen

Inledning

1.En registrering av ett varumärke eller en inarbetning av ett varukännetecken utgör ingen garanti för ensamrättens fortlevnad. Även om registreringen har konstitutiv verkan – och därigenom skapar en presumtion för ensamrättens existens – kan den vid vilken senare tidpunkt som helst upphävas eller ogiltigförklaras. Det kan ske både på grund av omständigheter som förelåg vid registreringstillfället och på grund av senare tillkomna omständigheter.s. 29

2.Felkategorin som behandlas i detta avsnitt avser situationer att det vid överlåtelsen eller upplåtelsens början existerat en ensamrätt, men att varumärket senare blir, eller kan bli, föremål för ogiltigförklaring eller upphävning. Frågan är vad en köpare eller licenstagare av ett varumärke med fog har rätt att förutsätta avseende giltigheten av ensamrätten som överlåts eller upplåts.s. 29

3.Risken för att en immaterialrätt upphävs eller ogiltigförklaras efter överlåtelsen eller under upplåtelsen utgör en ovisshet som kan sägas vara karaktäristisk för immaterialrättsliga avtalsförhållanden. Riskerna i detta 106 avseende saknar direkt motsvarighet vid försäljning eller upplåtelse av annan lös egendom. Möjligen kan det liknas vid situationen att varan efter överlåtelsen totalhavererar på grund av förhållanden som funnits latent i varan vid riskövergången, utan att det är möjligt att åtgärda felet. Ett sådant exempel är köp av ett djur som sedermera visar sig vara drabbat av en genetisk sjukdom som leder till att djuret måste avlivas.s. 29

4.I undersökningen görs en distinktion mellan ogiltighets- och hävningsgrunder. En sådan distinktion framgår inte av den allmänna hävningsbestämmelsen i 3 kap. 1 § varumärkeslagen. Begreppen ogiltighet och hävning bestäms här med ledning av rättsfakta, inte rättsföljd. Med ogiltighetsgrunder avses sådana brister som förelegat redan vid registreringstillfället, till exempel att ett varumärke registrerats i strid med ett absolut registreringshinder. Med hävningsgrunder avses sådana brister som tillkommit efter registreringstillfället, till exempel att ett varumärke upphävs på grund av att det inte använts under fem år. I varumärkeslagen omnämns båda dessa kategorier som hävningsgrunder.s. 30

5.Att göra en distinktion mellan hävning och ogiltighet har i princip inte någon betydelse om man betraktar frågan ut ett snävt nationellt varumärkesrättsligt perspektiv. Rättsverkningarna som följer av bristen skiljer i princip inte. Därför kunde det möjligen vara missvisande att i undersökningen använda terminologin ogiltighet. Distinktionen har emellertid direkt betydelse enligt varumärkesförordningen, eftersom den är avgörande för vilka rättsverkningar som inträder. Frågan behandlas i avsnitt 2.6.2 strax nedan. Vidare kan distinktionen – beroende på omständigheterna – ha betydelse i kontraktsrättsliga sammanhang, eftersom omständigheten att bristen funnits i det överlåtna objektet vid tidpunkten för riskens övergång eller om bristen inträtt efter denna tidpunkt, har relevans för bedömningen av om säljaren har ett felansvar. Av dessa skäl behandlas ogiltighets- och hävningsgrunder åtskilda. Innan kategorierna beskrivs närmare ska först beskrivas vilka rättsverkningar som följer av en upphävning respektive en ogiltigförklaring av ett varumärke.s. 30

6.107s. 30

Rättsverkan av ogiltigförklaring eller upphävning

1.Av 3 kap. 21 § varumärkeslagen följer att om en registrering av varumärket upphävts helt eller delvis ska registreringen avföras ur varumärkesregistret i motsvarande utsträckning, efter att avgörandet har vunnit laga kraft. En upphävning enligt varumärkeslagen får verkan endast för framtiden. Det innebär att registreringen anses giltig för tiden fram tills domen vunnit laga kraft, även om hävningsgrunden förelåg redan vid registreringstidpunkten.s. 31

2.Varumärkeslagens reglering av effekterna av en upphävning skiljer sig från varumärkesförordningens. De rättsverkningar som följer av en upphävning av ett EU-varumärke framgår av artikel 55 varumärkesförordningen. Bestämmelsens innebörd framstår inte som helt klar om man läser den svenska språkversionen av förordningstexten. Trots skillnader i materiellt hänseende görs i den svenska språkversionen ingen åtskillnad mellan begreppen ogiltighet och upphävning – utan för båda fallen används upphävande. Bristen i översättningen blir tydlig vid en jämförelse mellan artikel 51 och artikel 52–53 i den engelska språkversionen som gör skillnad mellan ”revocation” (upphävning) och ”invalidity” (ogiltighet).s. 31

3.Enligt artikel 55.1 varumärkesförordningen får en upphävning, som grundar sig i omständigheter som tillkommit efter registreringstidpunkten, dvs. i enlighet med artikel 51 (revocation), rättsverkan från dagen för ansökan om upphävande eller framställan av genkäromålet. I denna del föreligger således ingen skillnad i förhållande till varumärkeslagen. När det däremot gäller omständigheter som förelåg innan registreringstidpunkten, dvs. ogiltighetsgrunderna i enlighet med artikel 52 och 53 (invalidity), följer av artikel 55.2 att effekten av upphävandet (ogiltigheten) inträder ex tunc – således som om varumärkesrätten aldrig hade 108 existerat. I jämförelse med varumärkeslagen skiljer det därför i vilka rättsverkningar som en ogiltighet för med sig.s. 31

4.En grund för upphävning eller ogiltighet betyder inte att ensamrätten helt går förlorad. Ett varumärke kan upphävas partiellt. Enligt 3 kap. 4 § varumärkeslagen ska – om det finns grund för hävning endast avseende en del av de varor eller tjänster som ett varumärke är registrerat för – registreringen endast upphävas för dessa varor eller tjänster.s. 32

5.Beträffande upphävning eller ogiltighet av EU-varumärken tillkommer en aspekt som följer av att ensamrättens rättsverkan utsträckts till samtliga medlemsstater och som kan ha betydelse i kontraktsrättsligt felhänseende. För EU-varumärken som upphävts eller ogiltigförklarats finns en möjlighet att i vissa fall omvandla en registrering till nationella varumärken. Av artikel 112 i varumärkesförordningen följer att innehavaren av ett EUvarumärke – om registreringen upphör att ha rättsverkan, till exempel på grund av upphävning – får begära omvandling av varumärket till en ansökan om ett nationellt varumärke. En omvandling får däremot inte ske om grunden för upphävandet av registreringen beror på underlåten användning av varumärket. Vidare får omvandling till ett nationellt varumärke endast ske i de länder där det inte föreligger ett registreringshinder. Efter en begäran om omvandling är det upp till varje enskild nationell registreringsmyndighet som designerats att fatta beslut om registrering, varefter den nationella registreringen erhåller samma prioritetsdag som det ursprungliga EU-varumärket.s. 32

6.Genom en omvandling av registreringen kan innehavaren säkerställa ett skydd i medlemsstater där hävnings- eller ogiltighetsgrunden inte förekommer. Upphävandet av ett EU-varumärke behöver således inte betyda att ensamrättsskyddet helt går förlorat. Vilken betydelse möjligheten till omvandling har för den kontraktsrättsliga felbedömningen framgår i det följande.s. 32

7.109s. 32

Ogiltighetsgrunder

Skillnaden mellan absoluta och relativa registreringshinder

1.Varumärkeslagens allmänna ogiltighetsgrunder utgör en spegelbild av bestämmelserna om registreringshinder. Sambandet innebär att ett registreringshinder som har förelegat vid registreringstidpunkten, och alltjämt föreligger, utgör grund för ogiltigförklaring av en registrering. Lagtekniskt har detta konstruerats genom att den grundläggande hävningsbestämmelsen i 3 kap. 1 § första stycket varumärkeslagen stadgar att ett varumärke får upphävas om det registrerats i strid med lagen. Upphävning enligt bestämmelsens första stycke avser det som i undersökning betecknas ogiltighetsgrunder. I andra stycket anges därutöver att ett varumärke, som uppfyllde kraven vid registreringstidpunkten, får upp hävas på grund av senare tillkomna omständigheter – något som behandlas i nästkommande avsnitt.s. 33

2.Varumärkeslagens registreringshinder, och därmed huvudsakliga ogiltighetsgrunder, delas in i absoluta och relativa hinder. Absoluta hinder är sådana som motiveras med hänsyn till allmänna intressen, till exempel att varumärket anses vilseledande eller strider mot allmän ordning. Relativa registreringshinder följer av hänsyn till enskilda intressen och att varumärket inte ska stå i konflikt med en äldre ensamrätt, till exempel att det finns ett äldre registrerat varumärke som liknar varumärket. En viktig skillnad mellan absoluta och relativa hinder är att den senare typen av hinder faller bort om den som innehar en tidigare rätt medger att registre ring får ske. En ytterligare skillnad mellan hinders kategorierna har att göra med vem som har rätt att framställa en invändning eller att väcka talan om ogiltigförklaring. Den allmänna civilrättsliga talerättsprincipen – att talan måste föras i eget intresse – medför att om en invändning eller en hävningstalan grundar sig på en relativ rättighet, måste den som för talan inneha eller på annat sätt företräda den åbero110 pade äldre rättigheten. Beträffande absoluta registreringshinder, som grundar sig på allmänna hänsyn, kan var och en föra talan.s. 33

3.En diskussion om vilket felansvar som bör åligga en säljare eller licensgivare av ett varumärke – med avseende på de varumärkesrättsliga ogiltighetsgrunderna – förutsätter en förståelse av hur de konkreta situationer som påstås utgöra kontraktsbrott kan uppkomma. Innan frågan om vilket ansvar som eventuellt föreligger behandlas, ska därför varumärkesrättens absoluta och relativa registreringshinder översiktligt beskrivas.s. 34

Absoluta registreringshinder

1.Varumärkesrättens absoluta registreringshinder utgörs av de allmänna registreringsvillkoren enligt 2 kap. 4–5 §§ samt övriga hinder av hänsyn till allmänna intressen enligt 2 kap. 7 §. Den första kategorin innefattar dels att varumärket måste inneha särskiljningsförmåga, dels vissa inskränkningar avseende varans form som ett kännetecken. Den andra kategorin inbegriper dels att varumärket inte får strida mot allmän ordning, dels att varumärket inte får vara ägnat att vilseleda allmänheten. Innebörden av respektive hinder beskrivs översiktligt i det följande.s. 34

2.En grundläggande förutsättning för att ett kännetecken ska kunna registreras som varumärke, eller inarbetas som varukännetecken, är att det innehar särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som avses. Ett varumärke anses inneha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Innehar kännetecknet inte någon ursprunglig särskiljningsförmåga kan sådan förvärvas genom inarbetning, varigenom kännetecknet kan komma att fungera som ett individualiseringsmedel.s. 34

3.111 I bedömningen av om ett kännetecken ska anses ha förvärvat särskiljningsförmåga tas bland annat hänsyn till tecknets inneboende egenskaper, de varor eller tjänster som registrering sökts för, marknadsandelen som varumärket innehar, hur länge och på hur stort geografiskt område varumärket har brukats, hur stora investeringar som har gjorts samt hur stor andel av omsättningskretsen som genom varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag.s. 34

4.Bristande särskiljningsförmåga är ett absolut registreringshinder och ska prövas ex officio av PRV eller OHIM i samband med registreringsförfarandet. Granskningen utgör emellertid inte någon garanti för att myndigheten gjort en korrekt bedömning. Har ett varumärke registrerats trots bristande särskiljningsförmåga kan det ogiltigförklaras – om bristen inte botats genom senare användning. Bristande särskiljningsförmåga utgör följaktligen en ogiltighetsgrund om bristen förelåg vid ansökningstidpunkten och fortfarande föreligger vid prövningen.s. 35

5.Det förekommer endast ett fåtal exempel i rättspraxis på att ett varumärke upphävts i domstol på grund av bristande särskiljningsförmåga. Ett exempel är avgörandet av Hovrätten för Västra Sverige avseende varumärket Dotchecker. I målet hade kärandebolaget väckt talan mot varumärkeshavaren med ett yrkande om hävning av varumärket, bland annat på grund av bristande särskiljningsförmåga. I prövningen konstaterade hovrätten att ordet ”dot” förekom med en specifik innebörd inom den aktuella branschen och att varumärket därför huvudsakligen fick uppfattas som beskrivande för det arbete som apparaten utförde. Varumärket upphävdes således trots att PRV vid sin materiella förprövning av varumärket bedömt att särskiljningsförmåga förelåg.s. 35

6.Att konkret bedöma ett varumärkes särskiljningsförmåga kan ibland vara komplicerat. Har en ansökan om registrering beviljats av PRV eller OHIM bör det emellertid utgöra en stark indikation på att särskiljningsförmåga föreligger, även om exempel från praxis visar att en registrering inte på något sätt utgör en garanti. Följden av att ett varumärke hävs på grund av bristande särskiljningsförmåga är att det därefter i princip står 112 var och en fritt att använda benämningen. Den tidigare innehavaren är således själv inte förhindrad att fortsätta sin användning, men har inte möjlighet att på varumärkesrättslig grund förhindra annans användning av kännetecknet.s. 35

7.Utöver kravet på särskiljningsförmåga stadgar varumärkeslagen vissa ytterligare absoluta registreringshinder. Som ett allmänt registreringsvillkor följer av 2 kap. 4 § varumärkeslagen att ett varumärke inte får registre ras om det endast består av en form som följer av varans art, som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller som ger varan ett betydande värde. Undantagen avser kännetecken som endast består av en varas form, dvs. när varumärket utgörs av varans utstyrsel. Registrer ingshindret gör sig gällande utifrån ett allmänt konkurrensintresse och tillgodoser behovet av att hålla vissa nödvändiga former fria för användning av alla. Hindret kan inte botas genom användning och förvärvad särskiljningsförmåga.s. 36

8.Enligt 2 kap. 7 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det är ägnat att vilseleda allmänheten i frågan om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet. Ogiltighet på grund av vilseledande förutsätter att hindret består och inte har botats exempelvis genom användning.s. 36

9.För att bestämmelsen i 2 kap. 7 § varumärkeslagen ska vara tillämplig krävs att bristen förelåg vid registreringstillfället. Har varumärket däremot blivit vilseledande vid en senare tidpunkt, men inte var det vid registre-s. 36

10.113 ringstillfället, kan 3 kap. 1 § andra stycket 3 tillämpas. Enligt denna tredje punkt ska den vilseledande användningen av varumärket ha ägt rum efter registreringstidpunkten och vara en följd av det bruk innehavaren gjort av märket. Bestämmelsens tillämplighet förutsätter således en aktivitet från innehavarens sida – passivitet är inte tillräckligt.s. 36

11.Utöver de absoluta hinder som just har nämnts innehåller 2 kap. 7 § varumärkeslagen vissa ytterligare hinder, som emellertid sällan förefaller tillämpas i rättspraxis. Enligt första stycket 1 får ett varumärke inte registreras om det strider mot en författning, goda seder eller allmän ordning, något som här sammanfattas som kännetecken i strid mot allmän ordning. Till exempel avses sådana märken som kan väcka anstöt ur politisk, moralisk eller religiös synpunkt. Bedömningen ska göras utifrån en objektiv måttstock – med ledning av vad som kan anses vara en normal moraluppfattning – vilket får till följd att det konkreta utfallet av bestämmelsen kan förändras över tiden, allteftersom de allmänna värderingarna i samhället förändras.s. 37

12.Vidare innehåller 2 kap. 7 § första stycket 3 ett hinder mot att – utan tillstånd – registrera statliga eller internationella beteckningar samt kommunala vapen. En förutsättning är att det i någon författning har tagits in en bestämmelse om att beteckningen eller vapnet inte får användas 114 som varumärke. Slutligen utgör 2 kap. 7 § andra stycket varumärkeslagen ett hinder mot registrering av varumärken som innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller spritdrycker, om det avser vin eller spritdrycker av annat ursprung.s. 37

Relativa registreringshinder

1.Vid sidan av ovan beskrivna registreringshinder innehåller varumärkeslagen även relativa hinder. Registreringshindren, vilka framgår av 2 kap. 8–10 §§ varumärkeslagen, motiveras av att ett registrerat varumärke inte ska stå i konflikt med en äldre ensamrätt. Häri finns varumärkesrättens kärna. Av utrymmesskäl beskrivs registreringshindren nedan endast översiktligt – i sådan utsträckning som är nödvändig för att förmedla en förståelse för vilka felsituationer som kan tänkas uppkomma vid en överlåtelse eller upplåtelse av varumärke.s. 38

2.Ett varumärke får, enligt 2 kap. 8 § varumärkeslagen, inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling. Ett varumärke som registrerats trots att det förelegat sådant hinder kan ogiltigförklaras, eftersom registreringen gjorts i strid mot lagen. Innebörden av förväxlingsläran har beskrivits närmare i avsnitt 1.3.3 beträffande motsvarande bestämmelsen i 1 kap. 10 § första stycket 2 varumärkeslagen.s. 38

3.115s. 38

4.Utöver det grundläggande varumärkesskyddet i förväxlingsläran tillhandahåller varumärkeslagen under vissa omständigheter ett utvidgat skydd över varuslagslikhetsgränserna för välkända varumärken. Skyddet kommer till uttryck i 1 kap. 10 § första stycket 3 varumärkeslagen och är tillämpligt på varumärken som är kända inom en betydande del av omsättningskretsen. Skyddet innebär att innehavaren har möjlighet att invända mot användning av identiska eller liknande kännetecken, om användningen drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende. På motsvarande sätt utgör omständigheterna ett relativt registreringshinder enligt 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen.s. 39

5.Varumärkeslagen ställer därutöver upp hinder mot att någon illojalt försöker registrera ett varumärke som annan använder, men som inte nödvändigtvis är skyddat i landet. Hinder mot sådana registreringar i ond tro finns i 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen och har sin grund i artikel 6bis i Pariskonventionen. Enligt bestämmelsen får ett varumärke inte registreras om det kan förväxlas med ett kännetecken som används här i landet eller i utlandet av någon annan, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan. Har ett sådant relativt hinder förelegat vid ansökningstidpunkten kan registreringen ogiltigförklaras.s. 39

6.En närliggande fråga till registreringar i ond tro är situationen att en varumärkesregistrering görs i eget namn av en agent eller annan företrädare för den egentlige innehavaren, till exempel en licenstagare. Varumärkeslagen innehåller inte någon särskild reglering för situationen att en agent eller licenstagare registrerar varumärket utan tillåtelse. I 2 kap. 22 § 116 varumärkes lagen finns visserligen en allmän möjlighet att begära överföring av en varumärkesansökan om man lyckas visa bättre rätt. Bestämmelsen tar emellertid endast sikte på ansökningar – inte registrerade rättigheter. Har varumärket registrerats utan huvudmannens medgivande tillhandahåller varumärkeslagen inte något alternativ än möjligheten att föra talan om ogiltighet på grund av registrering i ond tro.s. 39

7.Vad beträffar EU-varumärken innehåller varumärkesförordningen ex - plicita bestämmelser om agentförhållanden. Enligt artikel 8.3 varumärkesförordningen får ett varumärke inte registreras om ett ombud eller en företrädare för varumärkeshavaren ansöker om registrering av detta i eget namn utan innehavarens medgivande, såvida inte ombudet eller företrädaren kan visa fog för sitt handlande. Har sådan registrering ändå skett, finns det enligt artikel 18 varumärkesförordningen möjlighet för huvudmannen att begära att registreringen ska överlåtas till denne.s. 40

Felansvar vid registreringshinder

1.Som framkommit utgör varumärkeslagens absoluta och relativa registreringshinder grund för att ogiltigförklara ett registrerat varumärke. Ogiltigförklaring kan ske vid vilken senare tidpunkt som helst, om inte bristen är av sådant slag att den kan ha botats genom användning. Gemensamt för samtliga uppräknade felsituationer är att ogiltighetsgrunden har legat latent i varumärket sedan registreringstidpunkten. En köpare eller licenstagare av ett varumärke kan således drabbas av att ensamrätten till varumärket upphör efter överlåtelsen eller under upplåtelseperioden.s. 40

2.Enligt vad som följer av varumärkeslagen får ogiltighet verkan endast för framtiden, även om ogiltighetsgrunden förelåg redan vid registreringstidpunkten. För EU-varumärken inträder ogiltighet däremot ex tunc, om grunden förelåg vid registreringstidpunkten – dvs. som att varumärkesrätten aldrig har existerat. En ogiltighetsförklaring innebär visserligen inte att innehavaren förbjuds att använda kännetecknet. Mens. 40

3.117 användningen sker inte längre med stöd av en ensamrätt, vilket innebär att märket därigenom har förlorat sin exklusivitet och kanske även sitt värde för förvärvaren. Frågan är vem av säljaren eller köparen, alternativt licensgivaren eller licenstagaren, som bör bära risken för att ogiltighet inträder.s. 40

4.Vid en ansökan om registrering av ett varumärke ska PRV ex officio granska förekomsten av registreringshinder. Om det finns hinder mot ansökningen ska PRV förelägga sökanden att avhjälpa bristen eller att yttra sig. Lyckas sökanden inte avhjälpa bristen, till exempel genom att begränsa varuslags- eller tjänsteförteckning eller genom att inhämta ett medgivande från innehavaren av det relativa hindret, ska PRV helt eller delvis avslå ansökan.s. 41

5.Även OHIM granskar förekomsten av absoluta registreringshinder vid en ansökan om EU-varumärke. Granskningen av relativa hinder är emellertid begränsad till tidigare registrerade, eller ansökta, EU-varumärken. Efter att OHIM genomfört en sådan granskning upprättas en granskningsrapport som skickas till sökanden, som på detta sätt erhåller kunskap om eventuella äldre rättigheter som kan utgöra hinder. Vidare 118 offentliggör OHIM ansökan samt underrättar innehavarna av äldre EUvarumärken som framkommit under granskningen, vilka har möjlighet att invända mot registreringen inom tre månader från offentliggörandet. Görs ingen invändning av den äldre rättshavaren inom den aktuella perioden registreras det yngre EU-varumärket.s. 41

6.En köpare eller licenstagare av ett registrerat varumärke bör således som utgångspunkt kunna utgå ifrån att PRV har identifierat eventuella absoluta eller relativa registreringshinder samt att OHIM har identifierat tidigare registrerade och ansökta EU-varumärken som kan utgöra hinder. Problemet är att registreringsmyndigheternas granskningar av olika skäl inte är fullständiga. En varumärkesregistrering utgör således ingen garanti för att registreringen i ett senare skede inte kan angripas med grunden att det förelåg ett absolut eller relativt hinder vid registreringstillfället.s. 42

7.I praktiken är granskningen begränsad till tidigare ensamrätter som grundar sig på registrering. Det innebär att inarbetade varukännetecken samt omständigheter som gör att ett äldre registrerat märke eller firma har ett skydd som sträcker sig utanför varuslags- eller verksamhetsgränserna inte kommer att beaktas, om inte innehavaren av den äldre rättigheten invänder. Huruvida ett äldre varumärke är känt inom en betydande del av omsättningskretsen och därför åtnjuter utvidgat skydd mot att annan drar otillbörlig fördel av eller skadar varumärket kan inte fastställas genom en enkel sökning i varumärkesregistret. Registreringsmyndigheten saknar även möjlighet att efterforska om en registreringsansökan gjorts i ond tro.s. 42

8.Därutöver finns det risk för att PRV eller OHIM, trots att myndigheten identifierat ett äldre kännetecken som möjligen kan innebära en konflikt, bedömer att det inte föreligger hinder för att bevilja en registreringsansökan. De allmänna domstolarna är inte bundna av registreringsmyndighetens eller de administrativa domstolarnas bedömning, vid en senares. 42

9.119 ogiltighets- eller intrångstalan. Det innebär att en allmän domstol kan fastställa att användningen av ett yngre varumärke gör intrång i en äldre ensamrätt, även om registreringsmyndigheten tidigare bedömt att någon konflikt inte föreligger. Bedömningen i ett registreringsärende är normalt av en mer abstrakt och avskalad karaktär, jämfört med ett konkret och mer marknadsnära intrångsmål.s. 42

10.Även om registreringsmyndigheternas förhandsgranskning utgör en indikation på att en varumärkesregistrering kommer att stå sig, finns det som redan nämnts ingen garanti för registreringens fortlevnad. I rättspraxis förekommer exempel på att varumärkesregistreringar ogiltigförklarats av allmän domstol på grund av ett ursprungligt absolut eller relativt registreringshinder. Det har emellertid inte varit möjligt att återfinna något svenskt domstolsavgörande som specifikt tar sikte på situationen att ett varumärke ogiltigförklarats efter en överlåtelse eller upplåtelse. De kontraktsrättsliga frågeställningarna i det här avsnittet blir således av något abstrakt karaktär. Syftet i det följande är att diskutera vad en köpare eller licenstagare med fog har rätt att förvänta sig med avseende på risken för att varumärket ogiltigförklaras.s. 43

11.Eftersom tolkning och utfyllning av ett kontraktsförhållande vanligtvis genomförs mot bakgrund av individuella förhållanden har parternas förutsättningar för kontraktsrelationens ingående betydelse för bedömningen av vad en köpare eller licenstagare har rätt att förvänta sig. Det kan exempelvis förekomma situationer att en part köper eller licensierar ett varumärke endast för att lösa en tvist. En sådan part har kanske därför inte något egentligt intresse av att använda varumärket, utan vill endast undanröja det hinder som ensamrätten utgör. Under förutsättningar av detta slag bör köparens eller licenstagarens befogade förväntningar vara begränsade.s. 43

12.Förutsättningarna i det just nämnda exemplet skiljer sig väsentligen från situationer där köparen eller licenstagaren väljer att förvärva eller licensiera varumärket för att komma i åtnjutande av det upparbetade värde 120 som märket representerar, dvs. dess associationer som kan utlösa köpimpulser. För att kunna bygga upp ett sådant ekonomiskt värde, framstår det som nödvändigt att innehavaren kan förhindra annans användning av varumärket. Därigenom säkerställs varumärkets ursprungsangivelse och övriga funktioner. Det blir svårare för ett varumärke att utgöra ett kommunikationsinstrument och en förbindelselänk mellan varumärket och kundkretsen, utan den ensamrättsposition som varumärkesskyddet tillhandahåller. Att ett varumärke ogiltigförklaras innebär att det står fritt för andra att använda märket, om inte användningen kan förhindras på exempelvis marknadsrättslig grund. Ogiltighet kan således innebära stor skada för en köpare eller licenstagare av varumärket.s. 43

13.Gemensamt för ogiltighetsgrunderna är att det inte krävs att några ytterligare förutsättningar är för handen, eftersom bristen har funnits latent i varumärket sedan registreringstidpunkten. Varumärket skulle följaktligen aldrig ha registrerats om registreringsmyndigheten hade gjort en korrekt bedömning. Förhållandet blir särskilt tydligt beträffande EUvarumärken eftersom ogiltighetsförklaringen får tillbakaverkande effekt såsom att varumärkesrätten aldrig existerat.s. 44

14.Med köprättslig terminologi kan ett eventuellt fel som består i att varumärket ogiltigförklaras betraktas som ursprungligt, dvs. att felet föreligger in nuce. Ett fel kan anses vara ursprungligt även om det visar sig först senare. Som en illustration kan lyftas fram NJA 1989 s. 156 (hund med ärvda anlag). Målet gällde ett konsumentköp av en hundvalp som efter en tid utvecklade höftledsdysplasi, varefter hunden avlivades. Högsta domstolen framhöll att valpen vid leveransen måste anses ha haft sådant anlag för utvecklande av sjukdomen att den var behäftad med fel. Domstolen betonade i detta sammanhang att felet inte behöver ha kommit till synligt uttryck vid tidpunkten för riskens övergång, men måste ha funnits åtminstone i form av ett frö till fel.s. 44

15.Det köprättsliga felbegreppet i 17 § tredje stycket – att varan av viker från vad köparen med fog kunnat förutsätta – är en objektiv norm ochs. 44

16.121 utgår från vad en köpare typiskt sett förväntar sig av det aktuella köpet. Utifrån situationen att köparen eller licenstagaren förvärvar eller licensierar varumärket för att kunna utnyttja det upparbetade värde som märket representerar, bör omständigheten att annan inte fritt kan använda känne tecknet utgöra en viktig förutsättning. Exklusivitet i förfoganderätten ligger i själva kärnan för det varumärkesrättsliga skyddsobjektet. Utifrån detta perspektiv bör den typiska överlåtelsen eller upplåtelsen av ett varumärke innefatta ett antagande om att exklusivitet kommer att erhållas. Det framstår därför som närliggande att en köpare eller licenstagare typiskt sett har rätt att förvänta sig att ensamrätten till varumärket inte ogiltigförklaras efter överlåtelsen eller under upplåtelseperioden, på grund av ett ursprungligt registreringshinder.s. 44

17.Det finns emellertid goda grunder för påståendet att risken för ogiltighet i viss utsträckning är inbyggd i ensamrättskonstruktionen och att eventuella förväntningar om ensamrätt följaktligen inte är befogade. Bedömningen av om ett absolut eller relativt registreringshinder förekommer kan vara komplicerad, eftersom faktiska omständigheter som inte framgår av varumärkesregistret och som parterna inte nödvändigtvis känt till kan bli avgörande. Ett exempel är bedömningen av skyddsomfånget för ett äldre varukännetecken, vilken är beroende av omständigheter som användning och kännedom på marknaden. Svårigheter av detta slag kan utgöra ett skäl för att köparen eller licenstagaren bör bära ett större ansvar för riskens (ogiltighetens) inträffande. Osäkerheten bör vara allmänt känd för en normalt aktsam köpare eller licenstagare av ett varumärke.s. 45

18.Som en jämförelse har inom patenträttslig doktrin framhållits att en säljare eller licensgivare inte svarar för att patentet är materiellt giltigt, med mindre att det föreligger ett särskilt åtagande. En köpare eller licenstagare av ett patent anses således inte ha fog att förutsätta att ogiltighet 122 inte uppkommer efter överlåtelsen eller under avtalsförhållandet. Bakgrunden till antagandet är den risk som är förbunden med en överlåtelse eller upplåtelse av ett patent, främst avseende patenträttens absoluta krav på nyhet och uppfinningshöjd. Det har därför framhållits vara orimligt att säljaren eller licensgivaren ensam ska stå risken för fel av detta slag.s. 45

19.Ett patent kan ogiltigförklaras när som helst under registreringens livslängd – och även därefter – om det senare till exempel framkommer att patentet meddelats i strid med kravet på nyhet och uppfinningshöjd. Eftersom det vid bedömning av registreringsförutsättningarna ska tas hänsyn till allt som blivit känt före dagen för patentansökan, oavsett hur eller var i världen, riskerar alltid en prövning av patentet att leda till ogiltigförklaring – bara det läggs ned tillräckliga resurser för att hitta nyhetsskadligt material. Registreringsmyndigheten har, av förklarliga skäl, inte möjlighet att genomföra en fullt så extensiv och grundlig undersökning vid registreringstillfället.s. 46

20.Enligt Sandgren framstår patentets giltighet såsom ett av det mest centrala osäkerhetsmomentet i ett licensavtal. Domeij har framhållit att normal sakkunskap och professionalitet inom patentområdet innebär att man är medveten om dessa risker. Inställningen i doktrinen tycks således vara att ett patent normalt är förknippat med en stor risk när det kommer till ensamrättens giltighet och att en normalt aktsam köpare är medveten om denna risk. Enligt detta synsätt innebär ett köp av ett patent att köparen förvärvar ensamrätten inklusive den risk som ligger latent i ensamrättskonstruktionen. Köparen har följaktligen inte fog att förutsätta mer än att denne även övertar risken för att ogiltighet senare uppkommer.s. 46

21.Risken för att ett varumärke ska ogiltigförklaras på grund av ett ur - sprungligt registreringshinder är inte lika framträdande som inom patenträtten. Bedömningen av om ett varumärke uppfyller registreringsförutsättningarna är av ett annat slag. Prövningen är därtill avgränsad geografiskts. 46

22.123 till Sverige eller EU. Därutöver ska beaktas att vissa brister hos det registrerade varumärket kan botas på ett sätt som inte är möjligt inom patenträtten. Till exempel kan bristande särskiljningsförmåga botas genom senare användning av varumärket. Vidare kan ett relativt hinder falla bort om innehavaren av den äldre rätten förhåller sig passiv under en längre tidsperiod. Konsekvensen av sådan passivitet är att innehavaren av den äldre rättigheten inte kan göra gällande intrång eller föra talan om ogiltighet mot det yngre varumärket. Eftersom risken för ogiltighet inte är lika uppenbar som inom patenträtten, samt att de varumärkesrättsliga bristerna i viss utsträckning kan botas, bör den patenträttsliga diskussionen i denna del behandlas med försiktighet vad avser varumärkesrättsliga förhållanden.s. 46

23.Däremot kan komplexiteten i bedömningen av varumärkets registreringsförutsättningar anses utgöra ett viktigt skäl för att en köpare inte bör ha rätt att förvänta sig något särskilt beträffande ensamrättens giltighet. Med en tillämpning av caveat emptor-principen, som innebär att köparen må se upp och står risken för att varan inte motsvarar förväntningarna, skulle risken för ogiltighet i stället övervältras på köparen från och med överlåtelsen. Caveat emptor-principen motiveras bland annat av en önskan att snabbt klippa av förhållandet mellan en köpare och en säljare vid en given tidpunkt, för att minimera risken för tvister.s. 47

24.Ett centralt argument för att tillämpa principen för varumärkesöverlåtelser är att såväl en aktsam säljare som köpare bör vara väl införstådd med den risk som finns för att ett varumärke kan ogiltigförklaras, särskilt i situationer när parterna är kommersiella aktörer. Risken är så att säga synlig för alla normalt aktsamma parter i transaktionen. Absoluta och relativa registreringshinder är objektiva i betydelsen att de i princip saknar samband med innehavarens person, möjligen med undantag för vilseledande registreringar. Som utgångspunkt är det därför inget som hindrar att köparen på förhand undersöker eventuella brister som kan finnas i förhållande till varumärkeslagens registreringshinder.s. 47

25.I vissa avseenden kan den varumärkesrättsliga bedömningen där emot vara beroende av förhållanden som eventuellt är svåra för köparen att bedöma, till exempel omständigheter som har att göra med tidigare 124 användning. Säljaren bör i en sådan situation rimligen ha större kunskap och därmed ha lättare att bedöma om exempelvis bristande särskiljningsförmåga kan ha botats.s. 47

26.Som en ytterligare jämförelse anses fastigheters komplexa karaktär utgöra ett argument för köparens undersökningsplikt enligt jordabalkens felregler. Den fastighetsrättsliga undersökningsplikten sträcker sig till fel som kan upptäckas vid en normalt aktsam undersökning. Grundprincipen för felansvaret i jordabalken är att fastigheter säljs som de är och att köparen för att trygga sig får göra en undersökning av fastigheten före köpet.s. 48

27.Köplagen föreskriver visserligen inte någon motsvarande allmän un - dersökningsplikt för köpare av lös egendom. Men om säljaren uppmanat köparen att undersöka varan, eller om köparen faktiskt företagit en undersökning, får inte såsom fel åberopas vad som borde ha märkts vid undersökningen. En köpare av fast egendom antas följaktligen stå en större risk än vad en köpare av lös egendom gör, eftersom den senare inte har någon undersökningsskyldighet annat än vad som just nämnts. En varumärkesköpare kan följaktligen inte anses ha någon generell undersökningsplikt utöver vad som följer av köplagen. Om säljarens ansvar för fel emellertid klipps av vid överlåtelsen, exempelvis genom tillämpning av caveat emptor-principen, innebär det att köparen på egen risk tvingas undersöka varumärket, dvs. som en indirekt form av undersökningsplikt.s. 48

28.Ett ytterligare argument som kan lyftas fram för att köparen bör bära ett större ansvar för ogiltigförklaring är att ett varumärke har utpräglad speciekaraktär. Kihlman har avseende specieföremål anfört att köparen inte har fog för särskilt högt ställda förväntningar, bland annat eftersom jämförelseobjekt saknas. Den utpräglade speciekaraktären innebär även att varumärkets ekonomiska värde kan vara svårt att fastställa, eftersom värdet bland annat är avhängigt framtida händelser. Varumärkets. 48

29.125 kan därför vara olika mycket värt, beroende av vem som är köpare. Med beaktande av dessa förhållanden kan göras gällande att det åligger köparen att själv undersöka och värdera objektet samt att köparens värdering görs på egen risk.s. 48

30.Ovan har lyfts fram skäl som kan åberopas till stöd för att caveat emptor-principen bör kunna tillämpas vid varumärkesöverlåtelser. Det är emellertid svårt att bortse från förhållandet att den varumärkesrättsliga ogiltighetsgrunden har funnits latent i varumärket redan vid överlåtelsen. Mot bakgrund av köprättens felbegrepp avseende faktiska fel och att giltigheten sannolikt är en egenskap av stor betydelse för köparen, är det svårt att hitta tillräckligt bärande varumärkesrättsliga skäl för att risken för ogiltighet inte ska ligga kvar på säljaren även efter överlåtelsen. Svårigheterna som kan vara förenade med att bedöma ett varumärkes registreringsförutsättningar skulle därmed inte anses vara tillräckliga i sig för att risken för ogiltighet ska övervältras på köparen.s. 49

31.Detsamma bör även sägas gälla varumärkeshavarens ansvar vid licensiering. Upplåtelsens utsträckning i tiden innebär att kontraktsföremålets beskaffenhet är av relevans under en längre tidsperiod, till skillnad från köpets momentana riskfördelning. Visserligen görs för upplåtelser ibland skillnad mellan kontraktsföremålets beskaffenhet vid kontraktsperiodens början och dess beskaffenhet under upplåtelsen. Men för den nu aktuella felsituationen, där den varumärkesrättsliga bristen funnits latent vid registreringstidpunkten, framstår det som närliggande att analogt tillämpa motsvarande principer för överlåtelser eftersom bristen kan sägas ha funnits redan vid licensavtalets ingående.s. 49

32.Därutöver ska beaktas att möjligheten att tillämpa caveat emptor-principen för licensavtal är begränsad. Vid varaktiga avtal ska parternas prestationer fullgöras kontinuerligt. Licensavtalets varaktighet bör således medföra att licenstagarens anspråk på kontraktsföremålets status sträcks ut i tiden på motsvarande sätt. I avsnitt 4.3.6 nedan diskuteras vilken 126 inverkan licensavtalets utsträckning i tiden har för valet av påföljd på grund av kontraktsbrottet, till exempel beträffande om en hävning har verkan endast för återstående del av kontraktsperioden eller också retroaktivt.s. 49

33.Utgångspunkten för det ovan aktualiserade resonemanget beträffande köp och licens, är att varumärket i dess helhet ogiltigförklaras. Det innebär att diskussionen får förses med reservation för situationer att varumärket ogiltigförklaras endast partiellt. Om det finns grund för ogiltighet eller upphävning endast avseende en del av de varor eller tjänster som ett varumärke är registrerat för, ska registreringen – enligt 3 kap. 4 § varumärkeslagen – upphävas endast för dessa varor eller tjänster.s. 50

34.Frågan om fel i varumärket vid partiell ogiltigförklaring kan bli särskilt intressant vid så kallade defensivregistreringar. En defensivregistrering innebär att varumärket registreras för varor eller tjänster som är närliggande till dem som primärt ligger i fokus för varumärkesanvändningen. Pehrson har framhållit att syftet med defensivregistreringar är en strävan efter att uppnå ett utökat skyddsomfång i förhållande till konkurrerande användning, genom att fler varu- och tjänsteslag täcks in. Varumärkeshavaren behöver själv inte ha något intresse av att använda varumärket för dessa varor eller tjänster.s. 50

35.Vilken betydelse en partiell ogiltighet ska ges i ett kontraktsförhållande blir i stor utsträckning beroende av de konkreta omständigheterna i det enskilda fallet. Generella antaganden i denna fråga kommer därför att präglas av stor osäkerhet. Snarast blir det en omständighet att beakta vid påföljdsvalet, till exempel vid värdering av eventuellt skadestånd eller om rätt till hävning föreligger. Det bör emellertid vara fullt möjligt att den partiella ogiltigheten avser varor eller tjänster som är så perifera i förhållande till varumärkesanvändningens egentliga kärna, att ogiltigheten inte ens är att betrakta som ett kontraktsbrott på säljarens eller licensgivarens sida. Ogiltigheten kan nämligen avse en varu- eller tjänsteklass som är utan egentlig betydelse för varumärkets ekonomiska värde.s. 50

36.127s. 50

37.Snarlika frågeställningar kan uppstå i förhållande till ett EU-varumärke som blir föremål för ogiltighet på grund av ett nationellt registreringshinder. Av artikel 8.2 i varumärkesförordningen följer att ett äldre nationellt registrerat varumärke kan utgöra registreringshinder för ett EU-varumärke. OHIM granskar regelmässigt inte förekomsten av relativa hinder av detta slag, vilket innebär att EU-varumärken är sårbara för ogiltighetstalan om sökanden själv inte genomfört en ordentlig undersökning av eventuellt förekommande nationella hinder. En köpare eller licenstagare av ett EU-varumärke kan således drabbas av ogiltighet trots att ingen av kontraktsparterna förutsatt något om användning av varumärket inom territoriet för det relativa hindret.s. 51

38.Innehavaren av ett EU-varumärke har enligt artikel 112 i varumärkesförordningen i vissa fall möjlighet att begära omvandling av registreringen till en ansökan om nationellt varumärke – med bibehållen prioritet – i samtliga medlemsstater där det inte föreligger ett registreringshinder. En ogiltigförklaring av ett EU-varumärke behöver därför inte betyda att ensamrätten helt går förlorad eftersom en, låt vara mer begränsad, ensamrätt kan säkerställas genom omvandling. Möjligheten för köparen eller licensgivaren att omvandla registreringen kommer att ha betydelse vid värderingen av det eventuella felansvar som ska föreligga. Därtill kommer felansvaret för licensgivaren att vara beroende av upplåtelsens geografiska räckvidd och huruvida den avser något land där ensamrätten helt upphört.s. 51

39.Det ska i detta avseende beaktas att omvandlingen till ett knippe nationella varumärken medför att innehavarens administrativa börda och kostnader för registrerings- och förnyelseavgifter ökar. Vidare medför omvandlingen en ökad risk för att nationella varumärken upphävs i de länder där varumärket inte används i någon vidare utsträckning. Analogin med att ett nationellt varumärke ogiltigförklaras partiellt blir därför något missvisande. Kanske bör det kontraktsrättsliga felansvaret snarare bedömas i likhet med vad som gäller när det enligt nationell rätt förekommer en lokalt inarbetad ensamrätt som utgör hinder för användning av varumärket. Det skulle innebära att felansvaret i högre grad värderas 128 utifrån belastningens omfattning och konkreta inverkan på användningen. Se härom diskussionen nedan i avsnitt 2.7.s. 51

40.Sammanfattningsvis är utgångspunkten som utvecklats ovan att en köpare eller en licenstagare bör ha rätt att med fog förutsätta att varumärket registrerats korrekt vad avser förekomsten av absoluta och relativa registreringshinder. Det gäller även med beaktande av de svårigheter som ibland kan vara förknippade med varumärkesrättsliga bedömningar. Den här aktualiserade diskussionen har förts utifrån 17 § tredje stycket köplagen, av vilken följer att en vara anses felaktig om den avviker från vad köparen med fog haft rätt att förutsätta. Motsvarande resonemang kan även föras i förhållande till 17 § andra stycket 1 köplagen angående ändamålsfel. Bestämmelsen föreskriver att kontraktsföremålet ska vara ägnat för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används. Annorlunda uttryckt bör en köpare följaktligen ha rätt att förutsätta att varumärket kan användas i normalt bruk, på det sätt som man vanligen använder varumärken.s. 52

41.Även en jämförelse med skuldebrevslagens felbegrepp ger vid handen att överlåtaren ansvarar för varumärkesrättens giltighet, även om denne var i god tro om giltigheten. Den huvudprincip som slås fast i 9 § skuldebrevslagen är att överlåtaren av ett skuldebrev, på annat sätt än gåva, in dubio svarar för fordringens giltighet men inte för gäldenärens betalningsförmåga. Överförd till varumärkesrättsliga förhållanden skulle en analog tillämpning av 9 § första stycket skuldebrevslagen betyda att säljaren svarar för ensamrättens giltighet, även om denne var i god tro om registreringshindrets förekomst.s. 52

42.Analogier med 9 § skuldebrevslagen för denna felsituation bör emellertid ske med försiktighet eftersom överlåtelser av skuldebrev ger upphov till problem av annat slag än fel i immaterialrätt. En säljare eller köpare av ett skuldebrev kan antas ha större möjligheter att undersöka fordringens giltighet, än motsvarande undersökning av en varumärkesregistrerings giltighet. Det gäller även om skuldebrevet överlåtits i flera led. Genom att gå tillbaka i överlåtelsekedjan, alternativt fråga gäldenären, kan eventuella omständigheter som kan föranleda fordringens ogiltighet undersökas.s. 52

43.129 Bedömningen av varumärkesrättslig ogiltighet på grund av absoluta eller relativa registreringshinder kan däremot, som redan nämnts, vara av mer komplicerad natur. Att exempelvis avgöra om användningen av ett varumärke ligger inom skyddsomfånget för ett kännetecken med äldre prioritet är av en helt annat art än undersökningen av en fordrans giltighet.s. 52

Grund för upphävning

Inledning

1.Föregående avsnitt behandlar varumärkeslagens ogiltighetsgrunder som innebär att bristen förelegat redan vid tidpunkten för registrering. Varumärkeslagen innehåller därutöver bestämmelser om upphävning grundat på omständigheter som tillkommit efter registreringstidpunkten. Upphävning kan bli aktuellt i fyra situationer: i) degeneration, ii) underlåten användning, iii) att varumärket har kommit att strida mot allmän ordning samt iv) att varumärket har blivit vilseledande. De två sista kategorierna har redan behandlats ovan i samband med ogiltighetsgrunderna, eftersom bristerna även kan utgöra ursprungliga hinder vid registreringstillfället. I detta avsnitt behandlas därför främst situationerna med degeneration och underlåten användning, vilka inledningsvis beskrivs översiktligt innan frågan om det kontraktuella ansvaret diskuteras.s. 53

Degeneration och underlåten användning

1.Med degeneration avses att varumärket förlorar sin särskiljningsförmåga genom att exempelvis bli en allmän beteckning för den aktuella varan eller tjänsten. Enligt 3 kap. 1 § andra stycket 1 varumärkeslagen kan en varumärkesregistrering upphävas om varumärket, till följd av innehavarens handlande eller passivitet, blivit en allmän beteckning för de varor eller tjänster som registreringen avser. Bedömningen av huruvida ett varumärke degenererats ska göras i förhållande till de varor eller tjänster som omfattas av registreringen samt i huvudsak utifrån målgruppens – konsumenternas eller slutanvändarnas – perspektiv. Upphävning på 130 grund av degeneration förekommer sällan, även om det finns äldre exempel i rättspraxis.s. 53

2.Hävningsgrundens tillämplighet förutsätter att degenerationen uppstått till följd av innehavarens handlande eller brist på agerande. Ett exempel, som tas upp i förarbetena, är att innehavaren använder märket på ett sätt som medför att det beskriver varan eller tjänsten snarare än att utgöra ett kännetecken för det kommersiella ursprunget. Passivitet kan föreligga om varumärkeshavaren inte i tid ingriper mot tredje man som gör intrång i ensamrätten.s. 54

3.Varumärkeslagens bestämmelse om degeneration – varigenom förutsätts att varumärket blivit en allmän beteckning – är snävt definierad. Ett varumärke kan förlora särskiljningsförmågan, och därför inte längre individualisera ett visst kommersiellt ursprung, utan att kännetecknet därigenom anses ha blivit en i handeln allmän beteckning. Det skulle exempelvis kunna ske när användningen av ett varumärke med förvärvad särskiljningsförmåga avtagit, så att beteckningen återigen kommit att beskriva varans art eller ursprung. En förlorad särskiljningsförmåga på detta sätt innebär inte nödvändigtvis att kännetecknet kommit att bli en allmän beteckning i handeln, i den snävare lydelsen av 3 kap. 1 § andra stycket 1 varumärkeslagen. I avsaknad av vägledning från EU-domstolen i denna fråga kan emellertid antas att ett varumärke som förlorat särskiljningsförmåga, även om det inte blivit en allmän beteckning, bör kunna upphävas om det inte längre uppfyller varumärkets grundläggande funk-s. 54

4.131 tion. Den bristande särskiljningsförmågan bör under dessa förhållanden vara en följd av innehavarens passivitet eller bruk av varumärket.s. 54

5.Vidmakthållandet av ensamrätten till ett varumärke förutsätter att det används. I 3 kap. 2 § varumärkeslagen föreskrivs att ett varumärke kan upphävas om innehavaren inom en period av fem år i följd inte, utan giltiga skäl, gjort verkligt bruk av varumärket i Sverige för varorna eller tjänsterna som det registrerats för. Tidsfristen räknas som tidigast från den dag då frågan om registrering slutligt avgjorts, dvs. när invändningsfristen löpt ut eller invändningsförfarandet vunnit laga kraft. Varumärkeshavaren kan uppfylla användningstvånget genom att en licenstagare använder varumärket.s. 55

6.Med verkligt bruk avses kommersiellt utnyttjande för att bibehålla eller skapa efterfrågan för varorna eller tjänsterna som skyddas av varumärket. Användningstvånget omfattar således samtliga varor och tjänster som varumärket är registrerat för, vilket innebär att registreringen kan upphävas partiellt för varor och tjänster till vilka det inte använts.s. 55

7.Utöver risken för hävning, medför underlåten användning att varumärket inte längre kan åberopas som grund – såsom ett relativt hinder – för att upphäva ett yngre varumärke. Av varumärkesförordningen följer 132 att användning av ett varumärke även utgör ett krav för att ensamrätten ska kunna åberopas gentemot yngre ansökningar av EU-varumärken.s. 55

Felansvar vid upphävning

1.Upphävning på grund av degeneration eller underlåten användning uppkommer till följd av innehavarens aktivitet eller passivitet efter registreringstidpunkten. Det finns således ett tidsspann mellan registreringen och tidpunkten för när grunden för hävning inträder. Den köprättsliga bedömningen av om en vara är felaktig är knuten till tidpunkten för när risken går över på köparen. Felansvaret för att ett varumärke upphävs blir därför beroende av på vilken sida av tidpunkten för riskens övergång som hävningsgrunden slutligt inträder. Motsvarande momentan fördelning av risken är inte användbar för licensavtal, mot bakgrund av dess utsträckning i tiden.s. 56

2.Säljaren svarar normalt endast för brister som funnits i varan vid riskövergången. De varumärkesrättsliga hävningsgrundernas tillämplighet är beroende av ett händelseförlopp som är utsträckt i tiden. I situationer att hävningsgrunden slutligen inträtt redan innan överlåtelsen, föreligger stora likheter med motsvarande bedömning av ogiltighetsgrunderna i avsnitt 2.6.3 ovan. Hävningsgrunden kommer att ha funnits latent i varumärket redan vid överlåtelsen, varför bedömningen inte bör skilja sig nämnvärt från ogiltighetsgrunderna.s. 56

3.Tveksamhet beträffande det kontrakträttsliga ansvaret för hävningsgrunderna kan uppkomma i situationer när händelseförloppet som leder till den varumärkesrättsliga bristen påbörjats innan riskövergången, men att hävningsgrunden slutligt inträder först efter överlåtelsen. Ett enkelt exempel är situationen att ett varumärke inte använts under fyra år innan det överlåts, varvid hävningsgrunden enligt 3 kap. 2 § varumärkeslagen inte slår till förrän efter överlåtelsen. Ett ytterligare exempel är generisk användning av varumärket både före och efter en överlåtelse, men att det är osäkert vid exakt vilken tidpunkt som hävningsgrundande degeneration av varumärket slutligen inträtt. Frågan är om dessa situationer kan anses utgöra ett ursprungligt fel eller om köparen ska bära risken för felets inträffande.s. 56

4.133s. 56

5.Det skulle i anslutning till exemplen ovan vara möjligt att argumentera för att felet, även om det inte kommit till synligt uttryck, i vart fall existerat i form av ett frö till fel vid riskövergången. Problemet med detta resonemang är att det inte finns någon varumärkesrättslig grund för att upphäva varumärket förrän samtliga förutsättningar i respektive bestämmelse är uppfyllda. Det kommer därför att krävas någon form av aktivitet eller passivitet även från köparens sida efter riskövergången för att hävningsförutsättningarna slutligt ska inträda. Av den anledningen skiljer sig situationerna från andra köprättsliga exempel avseende ursprungliga fel; till exempel köp av ett djur med en genetisk defekt som visar sig först efter köpet eller köp av ett parti frukt i vilket det förekommer ruttna frukter som leder till att hela partiet blir otjänligt efter avlämnandet.s. 57

6.En säljare av ett varumärke kan efter riskens övergång inte längre anses ha någon skyldighet att vidmakthålla ensamrätten, till exempel genom att uppfylla ett användningstvång. Efter överlåtelsen är det köparen som har kontrollen och förfoganderätten över varumärket. Därutöver kan säljarens användning av varumärket efter överlåtelsen innebära att denne begår ett varumärkesintrång, om inte köparens samtycke till fortsatt användning erhållits. Eventuella brister i registreringen kan således inte botas av säljaren efter överlåtelsen. Det talar för att händelseförlopp när hävningsgrunden inträtt först efter överlåtelsen ligger inom köparens risksfär och därför inte utgör ett relevant fel på säljarens sida. Säljarens ansvar för hävningsgrundande brister i varumärket blir därigenom begränsat till situationer varigenom förutsättningarna för upphävning slutligt inträffat innan riskövergången. Om allmänna bevisbörderegler tillämpas kommer bevisbördan för att hävningsgrunden förelegat vid överlåtelsen och felet därför varit ursprungligt – när felet visar sig efter överlåtelsen – att åvila köparen.s. 57

7.Gränsfallsproblematik kan emellertid uppstå i situationer när det hävningsgrundande händelseförloppet förlupit så långt att köparen inte har några möjligheter att avvärja en upphävning. Det gäller särskilt situationen att femårsfristen för underlåten användning inträder strax efter risköver134 gången. Med den utgångspunkt som presenterats ovan medför upphävning av ett sådant varumärke inte ett köprättsligt ansvar för säljaren. Liin har med avseende på denna situation emellertid framhållit att det inte kan råda tvivel om att hävningsgrunden har ett så starkt samband med förhållanden som säljaren haft kontroll över, att köparen kan åberopa fel.s. 57

8.Problem av detta slag beträffande användningstvånget uppstår på grund av dess formella tidsgränser. Felansvaret i denna situation blir en fråga om avvägning mellan att säljarens ansvar helt upphör vid överlåtelsen (ett mer formalistiskt förhållningssätt) och ett mer pragmatiskt förhållningssätt på det sätt som Liin framhåller. Trots den i lagen tydligt angivna tidsfristen för användningstvång är den konkreta bedömningen inte alltid okomplicerad. Förhållandet om viss mindre användning uppfyller kravet på verkligt bruk, eller från vilken tidpunkt användningen anses ha upphört, kan vara besvärligt att bedöma.s. 58

9.Det som främst talar för att säljaren bör bära ansvaret även för hävningsgrunder som inträder strax efter överlåtelsen är sambandet mellan säljarens kontroll över varumärket och upphävningen – något Liin pekar på. Emellertid kan säljaren inte sägas ha någon form av ”vårdplikt” av varumärket innan överlåtelsen. Det utgör inte någon försummelse på säljarens sida att inte använda varumärket innan överlåtelsen, eftersom denne dessförinnan inte har någon plikt mot något annat rättssubjekt att vidmakthålla registreringen.s. 58

10.Om säljaren ska ansvara för en hävningsgrund som inträder slutligt efter riskövergången måste den varumärkesrättsliga bristen kopplas till förhållanden innan överlåtelsen. Hävningsgrunden får i sådant fall påstås vara ursprunglig och uteslutande bero på säljarens aktivitet eller passivitet. En jämförelse kan göras med 12 § köplagen, av vilken följer att en köpare som bär risken för varan är skyldig att betala denna även om den förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren. Bestämmelsen anses motsatsvis innebära att risken inte övergår på köparen om det förekommit en ”händelse” som kan hänföras till säljaren samt att det föreligger ett orsakssamband mellan hän-s. 58

11.135 delsen och det som inträffar med varan, dvs. hävningsgrunden i det nu aktuella exemplet. Det förefaller emellertid långsökt att argumentera för att säljarens underlåtna användning av varumärket under tiden denne själv var innehavare, utgör en ”händelse” i likhet med 12 § köplagen.s. 58

12.Någon annan tillämplig reglering om varför säljaren ska svara för efterföljande brister tycks inte stå att finna i köplagen. Enligt 21 § andra stycket köplagen kan en vara visserligen anses felaktig beträffande försämringar som uppkommer efter att risken har gått över på köparen, om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott. Av lagens förarbeten framgår emellertid att bestämmelsen avser situationer att säljaren enligt avtalet, eller på grund av handelsbruk eller annan sedvänja, har skyldigheter även i tiden efter riskens övergång, exempelvis när denne åtagit sig att installera varan hos köparen. Bestämmelsen tycks inte vara tilllämplig i den här diskuterade situation, eftersom den förutsätter att det föreligger någon form av kvarstående förpliktelse (som avtalsbrottet kan ske mot) på säljarens sida. Någon utfyllande skyldighet för säljaren att vidmakthålla ensamrättens giltighet efter överlåtelsen kan, som redan nämnts, inte finnas.s. 59

13.Bortsett från den kontroll säljaren haft över användningen av varumärket innan överlåtelsen, förefaller det svårt att argumentera för ett undantag från huvudprincipen om att köparen svarar för förhållanden efter risken övergång. Utgångspunkten att köparen svarar för hävningsgrunder som slutligen inträtt efter överlåtelsen kan möjligen framstå som formalistisk, men betingas av att köparen efter riskövergången har kontroll över de hävningsgrundande omständigheterna. Gränsfallen kommer därtill sannolikt endast uppstå avseende varumärken som inte använts under en längre period och att köparen inte hinner initiera varumärkesanvändning inom rimlig tid efter överlåtelsen. Förhållandet att varumärket inte använts under en längre period framstår som något köparen inte gärna kan undvika att lägga märke till innan förvärvet, låt vara att det ibland kan vara fråga om svåra bedömningar. Enligt 20 § köplagen får en köpare inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Risken 136 i det fallet tycks inte särskilt svår eller kostsam för köparen att avvärja innan förvärvet.s. 59

14.När det slutligen gäller degeneration som hävningsgrund finns inte någon motsvarande formell tidsbestämning, vilket kan göra det svårt att fixera en exakt tidpunkt för när varumärket slutligt kommit att blir en allmän beteckning för de varor eller tjänster som registreringen avser. En kontraktsrättslig prövning av om degeneration slutligen inträtt före eller efter riskövergången kommer därför troligen att vara starkt beroende av omständigheterna i det konkreta fallet. Därvid bör även köparens eventuella aktivitet eller passivitet efter överlåtelsen – i förhållande till den generiska användningen – tillmätas betydelse.s. 60

15.Som beskrivits är det för licensavtal inte tjänligt att diskutera i termer av riskövergång eftersom parternas prestationer ska fullgöras kontinuerligt under kontraktsperioden. Om hävningsgrunden slutligt inträtt redan vid licensperiodens början framstår det som närliggande att tilllämpa motsvarande principer som vid ursprungliga ogiltighetsgrunder.s. 60

16.När hävningsgrunden inträtt under pågående avtalsperiod blir emellertid liknelsen med ogiltighetsgrunden haltande. Skillnaden ligger i att ogiltighetsgrunder alltid är ursprungliga, på det sätt att bristen förelåg redan vid registreringstidpunkten, medan hävningsgrunderna kan inträda slutligt under avtalsperioden och beror på aktivitet eller passivitet på innehavarens eller licenstagarens sida.s. 60

17.Vid upplåtelser görs ibland skillnad mellan kontraktsföremålets be - skaffenhet vid kontraktsperiodens början och dess beskaffenhet under upplåtelsen. Distinktionen har betydelse exempelvis när en uthyrd lös sak förstörs helt och hållet på grund av en olyckshändelse eller genom sin egen beskaffenhet. Vid totalskada av uthyrt föremål utan parternas vållande antas avtalet förfalla, även om det inte framstår som helt klart vilka rättsföljder som följer av detta.s. 60

18.De varumärkesrättsliga hävningsgrundernas inträffande förutsätter aktivitet eller passivitet från varumärkeshavarens sida. Upphävning av ett varumärke kan således inte inträffa utan ”vållande”. Prövningen av dets. 60

19.137 kontraktsrättsliga felansvaret för varumärkesrättslig hävning bör därför inriktas på frågan om vem av licensgivaren eller licenstagaren som bär ansvaret för, eller har bäst förutsättningar att förhindra, hävningsgrundens förverkligande.s. 60

20.Vid licensiering av varumärken bär varumärkeshavaren normalt ansvaret för ensamrättens vidmakthållande. Möjligen skulle man här kunna tala om att en bevaringsplikt åligger varumärkeshavaren. Vad avser degeneration som inträtt på grund av passivitet i förhållande till annans generiska användning medför detta att ansvaret för att beivra användningen främst åligger licensgivaren. Förhåller sig varumärkeshavaren passiv till generisk användning som medför upphävning av varumärket bör ett felansvar uppstå i förhållande till licenstagaren.s. 61

21.I förhållande till underlåten användning som hävningsgrund är det besvärligare att diskutera i termer av innehavarens bevaringsplikt. Om varumärkeshavaren upplåtit en exklusiv licens, som omfattar hela det geografiska område som registreringen avser, kan innehavaren inte uppfylla användningstvånget på egen hand eftersom denne inte får använda varumärket inom territoriet. Ansvaret för sådan användning måste åligga licenstagaren. Om varumärket inte används av licenstagaren, varvid de varumärkesrättsliga hävningsförutsättningarna uppfylls, kan det inte råda tvivel om att något ansvar inte kan utkrävas av varumärkeshavaren. Har licenstagaren emellertid inte hunnit påbörja någon användning uppstår samma gränsfallsproblematik som ovan för överlåtelser.s. 61

Ensamrättens utövning hindras av tredje mans